La société allemande Kärcher, leader sur le marché du matériel de nettoyage haute pression et autres dispositifs de nettoyage, s’est immédiatement émue de cette nouvelle utilisation de sa marque mondialement connue par une personne politique.

En effet, en 2007, l’actuel Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, alors Ministre de l’Intérieur, avait déjà fait une déclaration dans laquelle il avait utilisé la marque Kärcher de manière usuelle lors d’une visite en Seine-Saint-Denis, déclaration à l’origine d’une importante polémique.

Les produits de la marque KÄRCHER avaient, par la suite, fait l’objet de nombreuses caricatures aux effets désastreux sur son image, contraignant la société Kärcher à une vaste et coûteuse campagne de communication dans le but de redorer son blason.

Au-delà de l’atteinte portée à l’image de la marque KÄRCHER et de la société qui l’exploite, un tel usage public pour désigner de manière générique des dispositifs de nettoyage porte également préjudice à son titulaire dès lors qu’il participe à rendre le signe KÄRCHER usuel.

Or, s’il est possible de proroger indéfiniment la protection attachée à un droit de marque en procédant à son renouvellement, il est des cas où, au cours de son existence, une marque peut être déclarée invalide par une décision de justice.

Parmi ces cas, l’article L714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que le propriétaire d’une marque peut être déchu de ses droits si ladite marque est devenue, du fait de son propriétaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service qu’elle désigne.

Le mécanisme de perte de droit de marque de cette disposition, plus connu sous le nom de « dégénérescence »  est soumis à la réalisation de trois conditions cumulatives :

1. le signe de la marque en question doit être devenu la désignation usuelle du produit sur lequel il est apposé,
2. le fait pour le signe de devenir usuel doit résulter d’une faute imputable au titulaire de la marque, et
3. la déchéance doit être prononcée par une décision de justice.

Ainsi, celui qui souhaite obtenir la déchéance d’une marque doit nécessairement le faire au moyen d’une action judiciaire, soit à titre principal (en attaque) soit, plus généralement, à titre reconventionnel (en tant que moyen de défense lors d’une action en contrefaçon).

En premier lieu, il appartient au demandeur de l’action en déchéance de démontrer que la marque a perdu le pouvoir attractif qui lui a été accordé au moment de l’enregistrement en apportant la preuve que le signe est perçu des consommateurs comme le nom générique d’un produit ou d’un service.

L’une des fonctions essentielles de la marque étant de garantir que tout produit ou service revêtu du signe a été mis dans le commerce par une entité unique ou sous la responsabilité de celle-ci, le droit perd sa raison d’être dans l’éventualité où le signe n’est plus perçu comme l’indication d’une origine commerciale mais comme la désignation générique d’un produit ou d’un service commercialisé par toute entreprise du secteur concerné.

Le fait pour une marque de devenir usuelle résulte d’une utilisation répétée tant dans la sphère économique (par des concurrents du titulaire) que dans la sphère non économique (article de presse, roman,…). Le titulaire, lui même, peut, s’il n’y prend pas garde, participer à rendre sa marque propre usuelle dans la manière dont il communique sur ses produits ou ses services.

Cela peut résulter d’un lent processus (comme le cas des marques MOBYLETTE et FRIGIDAIRE) ou être fulgurant (c’est ce qui est récemment arrivé à la marque TEXTO de la société SFR qui s’est vue déclarée déchue pour cause de dégénérescence par la Cour d’Appel de Paris en septembre 2009) selon l’engouement connu par les produits et services. Certaines catégories de marques sont ainsi plus exposées que d’autres à cet écueil, en particulier celles bénéficiant d’une renommée ou d’une notoriété importante ou encore celles exploitées sur des produits particulièrement innovants et pour lesquels il n’existe pas de nom générique.

Dans le cas qui nous intéresse, la marque KÄRCHER a été innovante et bénéficie d’une notoriété certaine en matière de dispositifs de nettoyage utilisant de l’eau à haute pression. Néanmoins, aussi notoire soit-elle, cette marque reste l’indication que l’appareil nettoyant commercialisé a été mis sur le marché par la société Kärcher et non par l’un de ses concurrents sur le marché. La limite entre la notoriété d’une marque et sa dégénérescence peut, dans certains cas, être très mince.

Cela étant, pour qu’une marque soit déchue, il ne suffit pas que son signe devienne la désignation usuelle d’un produit ou d’un service couvert par son enregistrement, encore faut-il, en second lieu, que le titulaire de la marque n’ait pas protesté lorsque sa marque a été utilisée de manière générique.

C’est au titulaire d’apporter la preuve d’actions tendant à empêcher sa marque de devenir usuelle.

La réaction du titulaire peut prendre la forme d’une simple lettre de mise en demeure rappelant, d’une part, au responsable de l’utilisation générique de la marque les droits détenus et sollicitant, d’autre part, un correctif ou que l’usage impropre ne se reproduise plus à l’avenir.

Toutefois, pour faire efficacement échec à la dégénérescence, le titulaire de la marque ne peut se contenter de protester par voie de mises en demeure. Des actions judiciaires doivent également être initiées dans le cas où des lettres de réclamation ne suffiraient pas à faire cesser le trouble. De même, il appartient au titulaire d’empêcher ses concurrents d’enregistrer et d’exploiter des marques dont le signe reprendrait la marque première de manière générique.

Il n’est pas nécessaire qu’une intervention soit effectuée de manière systématique à un usage générique de la marque. Il serait, en effet, difficile et onéreux d’opérer un contrôle total de tous les médias auquel le public peut avoir accès de nos jours et certaines utilisations peuvent échapper à la vigilance du titulaire.

Cela étant, plus le ratio du nombre d’interventions par rapport au nombre d’usages est élevé, meilleures sont les chances d’échapper à la déchéance par dégénérescence. De même, la protestation à une utilisation générique dans un média bénéficiant d’une grande visibilité devrait avoir plus d’impact que la protestation à une utilisation sous une forme plus confidentielle.

Il est certain que les réactions du titulaire doivent être proportionnées à l’intensité de l’usage usuel : si l’usage générique est systématique, le titulaire se doit alors de réagir de manière intransigeante pour défendre le caractère distinctif de sa marque.

Toujours est-il que des marques devenues usuelles ne seront pas déchues si leur titulaire démontre avoir entrepris toutes les actions nécessaires, même sans succès, pour empêcher la dégénérescence.

Les dispositions de l’article L714-6 sont donc tout autant la sanction du fait que la marque soit devenue la désignation générique d’un produit ou d’un service couvert par l’enregistrement que la sanction de la faute du titulaire de ne pas avoir défendu sa marque.

La réaction de la société Kärcher suite aux utilisations génériques de sa marque par Monsieur Sarkozy en 2007 ou plus récemment par Madame Amara nous donne l’occasion d’illustrer les propos sur les protestations que doivent exprimer les titulaires pour lutter contre le risque de la dégénérescence qui constitue une véritable  « épée de Damoclès » suspendue au dessus de toute marque.

Pour assurer la pérennité de leurs droits, il est donc important que les titulaires de marques, par une surveillance étroite, restent attentifs à l’usage fait de leurs signes distinctifs par des tiers afin d’identifier les références impropres et en faisant valoir leurs droits chaque fois que cela est nécessaire.

Suite à cette saisie contrefaçon, la société ARCONSIL (la maison d’édition comprenant notamment l’entité Le Léopard Masqué) est assignée devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry conformément aux dispositions de l’article L332-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le jugement rendu le 9 juillet 2009 a permis à la 8ème Chambre Civile du Tribunal de Grande d’Instance d’Evry de se prononcer sur la question de savoir si les aventures de Saint-Tin et de son ami Lou constituaient une contrefaçon des aventures de Tintin.

Les juges ont mené un raisonnement en trois temps.

Dans un premier temps, il est constaté que, dans les albums créés par Hergé, les quatre composantes que sont les titres des albums (en eux-mêmes), l’illustration de leurs couvertures, leurs personnages et enfin leurs trames narratives, sont le siège d’un droit d’auteur distinct l’un de l’autre.

Dans un deuxième temps, chacune de ces composantes a fait l’objet d’une comparaison avec les titres, couvertures, personnages et trames narratives des romans Saint-Tin existants (Le Crado Pince Fort, Le Vol des 714 Porcineys, L’Oreille qui Sait, La Lotus Bleue et Saint-Tin au Gibet).

Les juges arrivent ainsi à la conclusion que les couvertures des romans contestés doivent être considérées comme des contrefaçons des couvertures des albums de Tintin (Le crabe aux pinces d’or, Vol 714 pour Sydney, L’oreille cassée, Le Lotus bleu, Tintin au Tibet) en ce que les premières reprennent les codes couleurs et les éléments originaux des secondes sans ajout particulier.

De même, les personnages Saint-Tin, Capitaine Aiglefin, Professeur Orphéon Margarine, Yin et Yang et Alba Flore sont affublés dans les aventures de Saint-Tin des traits caractéristiques de leurs pendants respectifs dans les œuvres originales (Tintin, le Capitaine Haddock, le Professeur Triphon Tournesol, Dupond et Dupont et Bianca Castafiore).

Enfin, les juges constatent une grande similitude entre les trames narratives des ouvrages comparés, la succession des événements narrés dans les aventures de Saint-Tin étant quasi identique à celle des aventures de Tintin.

Pour l’ensemble de ces éléments, les juges de première instance ont estimé que les aventures de Saint-Tin et son ami Lou portaient atteinte aux œuvres originales.

Seuls les titres des œuvres contestées (Le Crado Pince Fort, Le Vol des 714 Porcineys, L’Oreille qui Sait, La Lotus Bleue et Saint-Tin au Gibet) ainsi que le personnage de Lou ont été considérés comme suffisamment différents de la création originale d’Hergé pour ne pas constituer des contrefaçons. En outre, bien que la filiation du personnage de Rasta Populiste dans les romans contestés avec celui de Rastapopoulos des albums de Tintin soit des plus évidentes, les juges ont considéré que leurs caractéristiques (un « méchant planétaire, génie du mal » apparaissant de manière récurrente) sont banales et donc non protégeables de sorte que le premier ne contrefait pas le second.

Néanmoins, ces quelques divergences n’ont pas été considérées suffisantes par les juges, de sorte que la contrefaçon des albums de Tintin par les romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou « est en l’espèce suffisamment caractérisée » , selon les termes du jugement.

Dans un troisième et dernier temps, les juges vont rechercher si les œuvres contestées ne rempliraient pas les conditions de la parodie au sens de l’article L 122-5, 4° du Code de la Propriété Intellectuelle.

Ce régime d’exception, détaillé dans notre précédent billet sur le sujet, est une limite fixée au droit de l’auteur de faire valoir ses prérogatives sur l’une de ses œuvres divulguées si tant est que, d’une part, l’ouvrage contesté répond à la définition de la parodie, ce qui implique une intention humoristique et un travestissement de l’œuvre originale dont il résulte une absence de confusion et que, d’autre part, la parodie respecte les lois du genre parodique ce qui suppose, selon la jurisprudence, de ne pas porter au ridicule l’œuvre d’inspiration ou la personnalité de son auteur.

Dans notre cas d’espèce, les juges reconnaissent que les romans contestés présentent indéniablement un certain degré d’humour résultant notamment de l’utilisation de calembours successifs. Le fait que les albums de Tintin comportent déjà un certain degré d’humour n’est donc pas de nature à empêcher qu’une parodie en soit réalisée, contrairement aux allégations des ayants droit d’Hergé, l’humour utilisé dans les aventures de Saint-Tin et son ami Lou étant différent de celui des œuvres originales.

Au surplus, la distanciation des romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou avec les bandes dessinées de Tintin est jugée suffisante pour que les premiers ne soient pas perçus comme une suite des seconds et pour écarter tout risque de confusion entre les deux.

A cet égard, nous avions insisté dans notre précédent article sur le fait qu’un risque de confusion est d’autant moins à craindre que l’œuvre parodiée est notoire. Les juges ont ainsi souligné que la popularité de Tintin est un des éléments jouant en faveur de l’absence de confusion avec les romans contestés.

Enfin, sans faire expressément référence au « respect des lois du genre » , les juges relèvent que, dans les œuvres contestées, le détournement parodique a été réalisé sans dénigrement des personnages originaux.

En définitive, la qualité de parodie des albums de Tintin est reconnue aux romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou, les juges saluant l’effort intellectuel qui a été nécessaire à la création des romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou.

Par conséquent, le Tribunal de Grande d’Instance d’Evry a jugé que les romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou ne portent pas atteinte au droit d’auteur dévolu aux ayants droit d’Hergé.

Si la conclusion de la qualité de parodie conférée aux romans publiés par la société ARCONSIL rencontre notre approbation au vu des éléments développés, le cheminement permettant d’arriver à cette conclusion nous paraît peu orthodoxe.

En effet, il consiste à dire que les aventures de Saint-Tin et son ami Lou sont des contrefaçons des albums de Tintin en raison de trop grandes similitudes entre eux, énumérées avec force détails, mais que dans le même temps, il existe dans les romans incriminés une distanciation qui a pour corollaire l’absence totale de confusion avec l’œuvre parodiée dans l’esprit des lecteurs.

Or, si une œuvre seconde est la parodie d’une œuvre première, on ne saurait dire que la parodie est une contrefaçon de l’œuvre parodiée.

En effet, c’est précisément parce que l’effort intellectuel présidant à la création de la parodie n’est pas le même que celui de l’œuvre originale, ce qu’ont d’ailleurs reconnu les juges aux romans incriminés dans notre cas d’espèce, qu’il n’y a pas contrefaçon et justifie par la même l’exception de parodie.

Le régime de l’exception de parodie et celui de contrefaçon doivent donc s’exclure l’un l’autre, ce qui ne ressort pas du jugement commenté.

Le grief de contrefaçon soulevé par la société MOULINSART et Madame Fanny RODWELL n’était toutefois pas le seul invoqué à l’encontre de la société ARCONSIL.

Les demanderesses reprochaient également l’existence d’actes de parasitisme.

De tels actes sont constitués lorsqu’un opérateur économique se place, par un ensemble d’agissements répréhensibles, dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire, suivant le régime de droit commun de la responsabilité civile (article 1382 du Code Civil).

Sur ce point, les juges constatent que la société ARCONSIL s’est placée dans le sillage des albums de Tintin en projetant de publier une parodie pour chacun des albums originaux, en faisant référence à de nombreuses reprises à l’œuvre d’Hergé lors de la promotion des romans contestés et en se référant aux ouvrages originaux dans les romans eux-mêmes.

Le faisceau de ces trois indices a conduit les juges à conclure que la société ARCONSIL a profité de la notoriété attachée aux albums de Tintin pour faciliter la commercialisation de ses propres œuvres, constituant ainsi une faute à l’origine d’un préjudice pour les ayants droit d’Hergé.

Le fait que les romans des aventures de Saint-Tin ne portent pas atteinte au droit d’auteur sur les albums de Tintin n’exclut évidemment pas que la société ARCONSIL ait pu commettre des actes fautifs distincts de ceux de contrefaçon propres à engager sa responsabilité civile.

Néanmoins, certains considérants du jugement rendu par la 8ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance d’Evry sur ce point ne concourent pas à fixer une frontière claire entre parodie et parasitisme.

Les sanctions prononcées à l’encontre de la société ARCONSIL en raison de son attitude parasitaire sont destinées à réparer le préjudice subi par les ayants droit d’Hergé dans le passé.

S’agissant de l’avenir, les juges autorisent expressément la commercialisation des cinq parodies existantes (Le Crado Pince Fort, Le Vol des 714 Porcineys, L’Oreille qui Sait, La Lotus Bleue et Saint-Tin au Gibet) en raison du principe de liberté d’expression, alors même que des faits de parasitisme ont été qualifiés jusque dans lesdits romans.

De même, les juges autorisent la commercialisation des romans Saint-Tin à paraître – faut-il entendre les dix-huit autres parodies initialement prévues suivant le concept de création d’une parodie pour chacun des albums de Tintin ? – alors que ce concept a été l’un des motifs pour lesquels la défenderesse a été condamnée.

Suffit-il à la société ARCONSIL de s’assurer qu’à l’avenir toute référence à Hergé sera proscrite lors de la promotion de ses prochains ouvrages ou doit-on conclure que la société ARCONSIL devra au surplus abandonner le projet d’une parodie par album de Tintin existant ?

Aucun réponse n’apparaît évidente à la lecture du dispositif.

La teneur du jugement commenté a certainement laissé un sentiment de victoire à la Pyrrhus dans les deux camps.

La société ARCONSIL est en effet blanchie de l’accusation de contrefaçon mais est condamnée à de lourdes sanctions pécuniaires en raison de son attitude parasitaire.

La société MOULINSART et Madame Fanny RODWELL ont, quant à elles, bien obtenu une compensation financière au préjudice subi en raison de ce parasitisme mais n’ont été en mesure d’empêcher ni la poursuite de la commercialisation des cinq romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou déjà existants, ni a priori celle d’autres œuvres parodiques à venir.

Il y a fort à parier que les parties n’en resteront pas là et que la Cour d’Appel de Paris, dans le ressort de laquelle se trouve le TGI d’Evry, sera amenée à se pencher sur le litige qui oppose la société ARCONSIL aux ayants droit d’Hergé.

En tout état de cause, ce feuilleton judiciaire pourrait n’en être qu’à ses débuts.

La société ARCONSIL peut reprendre la commercialisation des cinq premiers romans des aventures de Saint-Tin sans être inquiétée par les ayants droit d’Hergé, pour autant qu’elle évite à l’avenir l’écueil du parasitisme.

En revanche, si le projet de parodie romancée pour chacun des vingt trois albums de Tintin devait être continué, chaque nouveau roman des aventures de Saint-tin et son ami Lou  pourrait malgré tout faire l’objet d’une nouvelle saisie contrefaçon, suivie d’une action judiciaire par la société MOULINSART et Madame Fanny RODWELL.

En effet, seuls les romans Le Crado Pince Fort, Le Vol des 714 Porcineys, L’Oreille qui Sait, La Lotus Bleue et Saint-Tin au Gibet ont été reconnus comme des parodies ce qui n’est pas le cas de toute autre aventure de Saint-Tin que la société ARCONSIL déciderait de faire paraître.

Les ayants droit d’Hergé pourraient donc tenter de faire constater judiciairement que chacun des nouveaux romans de Saint-Tin ne remplit pas les conditions de la parodie.

Les ayants droits d’Hergé ont donc les moyens de mener une véritable guerre d’usure judiciaire à la société ARCONSIL.

Ces affiches consistent en un faire-part de naissance annonçant :

« Nissan, précurseur du Crossover en France, est heureux d’apprendre que la famille s’agrandit et souhaite la bienvenue au 3008, le Crossover de Peugeot. Qashqai, Qashqai +2 et Murano »

Ce faire-part est suivi des signes distinctifs de Nissan (son logo et le slogan SHIFT_the way you move / Autrement_mobile) et de l’adresse du site internet www.lemeilleurdesdeuxmondes.com sur lequel sont présentés les véhicules Qashqai, Qashqai +2 et Murano, les propres 4×4 urbains de la gamme Nissan.

Cette campagne publicitaire est intervenue dans un contexte particulier où la presse automobile n’avait de cesse de procéder à des comparatifs entre le nouveau Peugeot 3008 et les 4×4 urbains de référence sur le marché, les Qashqai, Qashqai +2 et Murano de Nissan.

Ce dernier a donc voulu, par un clin d’œil habile, asseoir la position de ses véhicules sur le marché des 4×4 urbains face à la concurrence du nouveau modèle.

Cette initiative, assez inhabituelle de la part d’un constructeur automobile, n’est pas sans soulever des interrogations sur la validité de l’usage de l’identifiant de l’un des véhicules de Peugeot dans une publicité qui, de manière indirecte, vise à assurer la promotion des véhicules de la gamme de Nissan en dirigeant les consommateurs vers le site internet www.lemeilleurdesdeuxmondes.com.

La campagne de Nissan ne devrait-elle pas alors être qualifiée de contrefaisante au sens du Code de la Propriété Intellectuelle ?

Selon l’article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation de son titulaire, l’usage d’une marque reproduite pour désigner des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

Ainsi, l’usage de la marque enregistrée au nom d’un tiers dans une publicité par assurer la promotion de produits identiques tombe sous le coup de l’article L. 713-2 du Code de la propriété Industrielle.

Cet usage est donc normalement interdit.

En l’espèce, la reproduction de la marque PEUGEOT 3008 dans la publicité litigieuse pourrait n’être vue que comme un usage purement informatif excluant toute démarche mercantile de la part de Nissan. Dans cette hypothèse, il n’y aurait pas d’atteinte à la marque de Peugeot.

En revanche, on pourrait considérer que Nissan utilise la marque PEUGEOT 3008 de son concurrent dans la vie des affaires, à savoir dans le cadre d’une démarche de promotion en faveur de ses propres véhicules automobiles ayant pour but d’attirer ou tenter d’attirer les consommateurs vers son enseigne.

Le fait que la démarche de Nissan ne présente aucun caractère dénigrant ou diffamatoire à l’égard de Peugeot ou du véhicule 3008 n’est pas de nature, en tout cas, à faire échapper à cette qualification.

Cependant, parmi l’une des exceptions que connaît le droit des marques est le cas de la publicité comparative.

Cette pratique consiste pour un annonceur à mentionner implicitement ou explicitement l’un de ses concurrents en citant, sans l’autorisation de ce dernier, l’une de ses marques ou l’un de ses identifiants commerciaux pour assurer la promotion de produits ou de services qui ne sont pas ceux du concurrent en question.

En droit français, l’article L. 121-8 du Code de la Consommation organise le régime de publicité comparative qui, comme toute exception, est encadrée par des conditions très strictes.

Ces conditions sont :

1. de ne pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2. de porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3. de comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

Or, il est patent qu’on ne peut pas parler de publicité comparative dans le cas de la publicité de Nissan laquelle n’opère aucune comparaison avec le modèle 3008 de la marque au Lion. La troisième condition de réalisation de la publicité comparative n’est donc pas remplie.

Dès lors, le régime de la publicité comparative ne semble pas pouvoir s’appliquer au bénéfice de la campagne de Nissan, l’annonceur se contentant d’utiliser l’identifiant du véhicule concurrent dans un cadre publicitaire.

Cela étant, quand bien même Nissan aurait utilisé sa publicité pour mettre en parallèle ses véhicules avec le Peugeot 3008, il est permis de s’interroger sur la licéité de cette tentative au regard du critère de la comparaison objective.

En effet, il ne s’agit pas là de comparer le prix d’un paquet de douze yaourts de même marque dans deux enseignes de distribution différentes, comme on a pu le voir avec la campagne « qui est le moins cher » à l’initiative de la société E. Leclerc.

Nous nous trouvons face à la comparaison de deux véhicules de deux marques différentes qui, certes appartiennent tous deux à la catégorie des 4×4 urbains, mais se différencient nécessairement par leur esthétique, leur motorisation, leur niveau de finition…

Par conséquent, il est possible que la publicité, comparative ne soit pas adaptée à la comparaison de deux automobiles.

Toujours est-il que, interrogé sur la campagne litigieuse, le Directeur de la Communication de la société Peugeot, Monsieur Marc Bocque, a fait savoir qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce que Nissan utilise le signe 3008 dans sa publicité dès lors qu’elle profite à la promotion du nouveau véhicule Peugeot.

On pourrait voir dans cette déclaration un consentement du titulaire de la marque donné à posteriori à Nissan et validant ainsi un usage du signe 3008 qui, en temps normal, aurait pu être considéré comme illicite.

Estimant que ces romans constituaient une exploitation commerciale non autorisée des idées d’Hergé et une atteinte aux droits d’auteur dont elle est la dépositaire, la société des Editions Moulinsart a obtenu l’autorisation de procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux du Léopard Masqué, selon les dispositions de l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle, afin de récolter des preuves matérielles d’une éventuelle contrefaçon.

On le sait, que ce soit en matière de protection de marques, de brevets, de dessins et modèles ou de propriété littéraire et artistique, les monopoles conférés aux titulaires sont loin d’être absolus.

S’agissant des œuvres protégées par droit d’auteur, il existe un certain nombre de cas où le créateur ne peut faire obstacle à l’utilisation de son œuvre par des tiers. La liste exhaustive de ces exceptions figure à l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

Pour leur défense, les Editions du Léopard Masqué invoquent l’exception de la parodie.

Historiquement, il s’agit de la plus ancienne des exceptions au droit d’auteur qui soit. Ce genre artistique, consistant à railler d’autres ouvrages en se servant de leurs expressions et de leurs idées dans un sens ridicule ou malin (selon la définition donnée par le Littré), remonterait en effet à l’époque de la Grèce Antique.

Depuis lors les hommes ont détourné de manière burlesque la création de leurs semblables, la volonté de faire rire (avec plus ou moins de succès) justifiant en quelque sorte l’emprunt non autorisé aux œuvres protégées.

L’exception de parodie a ensuite connu une consécration législative sur le fondement du principe constitutionnel de la liberté d’expression.

L’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que :

« lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
4° La parodie, la pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ».

Pour que cette exception puisse être invoquée, l’œuvre contestée doit donc répondre à trois critères :

• l’œuvre qui sert d’inspiration à la parodie doit avoir été divulguée, condition bien évidemment remplie en l’espèce concernant les albums de Tintin,
• l’œuvre contestée doit être une parodie,
• la parodie doit respecter les lois du genre.

En l’absence de précision du législateur sur ces deux dernières notions, la doctrine et la jurisprudence ont apporté de précieuses indications sur les conditions à réunir pour qu’une parodie soit licite.

La parodie suppose, en premier lieu, l’établissement d’une intention humoristique au travers d’un travestissement de l’œuvre originale. Les juges sont toutefois assez souples sur le caractère humoristique et le degré de travestissement d’une parodie, étant considéré que ce genre n’implique pas nécessairement le raffinement et la subtilité.

En outre, bien que le genre parodique exige des emprunts importants et précis à l’œuvre parodiée afin d’établir le lien de filiation nécessaire, l’œuvre de parodie ne doit pas rechercher de confusion avec l’original. Sur ce point, une solution ancienne du Tribunal de Grande Instance de Paris (19 janvier 1977) est que plus l’œuvre d’inspiration est connue et moins la confusion avec la parodie est possible.

Dans l’éventualité où la qualification de parodie pourrait être donnée à l’œuvre contestée, encore faut-il, en second lieu, qu’elle respecte les lois du genre.

Nous sommes ici face à une fiction juridique (à l’instar des notions de « bonnes mœurs », du « bon père de famille » ou de l’ »ordre public ») permettant aux juges de rechercher un équilibre délicat entre le droit de faire rire et les prérogatives de l’auteur sur son œuvre.

Le travestissement ne doit pas être tel qu’il porte à ridiculiser l’œuvre d’inspiration ou la personnalité de son auteur. Cela étant, la jurisprudence relève l’existence d’une certaine tradition française à l’irrévérence dénotant d’une liberté assez large laissée par les juges aux auteurs humoristiques. On l’a notamment vu à l’occasion de la relaxe du journal Charlie Hebdo prononcée par la Cour d’Appel le 12 mars 2008 dans la célèbre affaire des caricatures de Mahomet .

Si les trois conditions posées par l’article L 122-5 4° du code de la propriété intellectuelle sont remplies, l’œuvre parodiante sera considérée comme une création distincte de l’œuvre parodiée. Dès lors, la première ne saurait porter atteinte aux droits détenus par l’auteur sur la seconde et rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de la parodie.

Suite à la saisie réalisée par les Editions Moulinsart, une action au fond devrait très prochainement être intentée ainsi que l’exige l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle. Il appartiendra donc aux juges de se prononcer sur la licéité des romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou.

Néanmoins, il est intéressant de noter que les aventures de Saint-Tin et son ami Lou ne constituent pas, et de loin, les premières parodies existant des albums de Tintin.

La plus ancienne répertoriée est une bande dessinée intitulée « Tintin au Pays des Nazis » datant de 1944. Depuis, Tintin (ou Tientien, Zinzin, Pinpin, Dindin, Tim-Tim selon les parodies) a connu des aventures en Thaïlande, à la recherche de l’ovni 666 pour le Vanuatu, chez les Rastas, au Salvador et même dans Loft Story.

Autant de récits qui n’avaient certainement pas été imaginés par Hergé.

Une parodie récente a même repris les albums de Tintin en remplaçant le visage des protagonistes par des photographies de celle du Président Sarkozy, de son épouse, ainsi que d’autres personnalités politiques, en modifiant les textes originaux des personnages pour raconter des histoires inspirées de l’actualité (« L’Arabe aux Contrats d’Or », « Objectif Thunes », « Les bisous de la Carlafiore »).

Si l’on part du postulat que c’est parce qu’une œuvre est notoire qu’elle fait l’objet de parodies (les références faites à l’œuvre d’origine étant aisément comprises du public), c’est notamment par le nombre important des parodies dont elle est l’objet que l’on peut apprécier la qualité et la notoriété d’une œuvre.

Détourner à des fins humoristiques les aventures de Tintin peut donc être interprété comme une marque de l’immense popularité des œuvres d’Hergé, et à en juger par le nombre de parodies existantes, Tintin va encore fasciner les tintinophiles pour de nombreuses générations.

Ce système de publicité est aujourd’hui bien connu : un opérateur économique (l’annonceur) réserve contre rétribution un mot ou une expression clef auquel est associée une annonce publicitaire contenant un lien vers le site de l’annonceur. Lorsque la demande d’un internaute dans le moteur de recherche Google correspond au mot ou à l’expression réservé (par requête à l’identique ou « narrow match ») ou à des termes similaires (système de requête large ou « broad match »), l’annonce publicitaire de l’opérateur économique apparaît dans une rubrique « liens commerciaux » située au-dessus ou en marge des résultats dits naturels, à savoir les liens réels correspondant à la recherche demandée.

Dans l’espèce qui nous intéresse, les adwords correspondant aux marques et dénominations sociales des deux demanderesses avaient fait l’objet d’une réservation par des concurrents indélicats. Ainsi, un internaute qui souhaitait trouver le site internet de Voyageurs du Monde ou de Terres d’Aventure pouvait se trouver dirigé vers le site internet de sociétés concurrentes.

Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure ont mis en demeure Google, dès le 12 mai 2004, de faire le nécessaire pour mettre fin à ce trouble. Google s’est exécuté promptement, de sorte qu’aucune annonce publicitaire ne ressortait plus d’une requête sur les marques de Voyageurs du monde et de Terres d’Aventure strictement à l’identique.

Néanmoins, dans le courant de l’année 2005, les sociétés demanderesses ont constaté que des annonces destinées à promouvoir ces mêmes voyagistes concurrents persistaient par la saisie de variantes orthographiques de leurs signes et par la saisie des termes ou expressions « voyageurs », « voyageurs en Asie », « voyageurs en Inde », « voyageurs des Iles », « villages du monde », « hôtels d’exception », « voyages au Japon », pour ce qui est de Voyageurs du Monde ou suite à la saisie des termes « voyage », « circuit », « séjour » ou « aventure » pour ce qui est de Terres d’Aventure, grâce au système de requête large (« broad match »).

Les sociétés Google ont également procédé au retrait des adwords correspondant aux variations orthographiques mais, considérant que les autres mots clefs étaient génériques, ont refusé de déférer aux demandes de retrait de leur outil de suggestion de Voyageurs du Monde et de Terres d’Aventure.

C’est dans ces circonstances que les demanderesses ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris afin de voir leur préjudice réparé, ce qu’elles ont obtenu.

Les juges, en condamnant Google au paiement de dommages intérêts aux sociétés Voyageurs du Monde et Terres d’aventure, ont écarté toute atteinte aux marques antérieures au titre de la contrefaçon (1) mais ont retenu l’existence de deux fautes distinctes de la part Google (2 et 3).

1. Parmi les fondements de leur action, les sociétés Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure ont, en premier lieu, fait état d’un usage illicite de leurs marques antérieures par Google en raison de la réservation et de l’utilisation du système adwords par certains annonceurs concurrents pour promouvoir leurs propres activités.

Conformément à la jurisprudence récente, les juges ont exclu l’existence d’actes de contrefaçon de la part des sociétés Google. Le fait pour les sociétés Google de proposer comme mots clefs des signes enregistrés en tant que marque ne serait donc pas per se constitutif de contrefaçon.

On peut, en effet, imaginer l’hypothèse de la réservation d’un adword par le titulaire de la marque correspondante ou par un distributeur autorisé à revendre licitement les produits ou les service de la marque. A titre d’illustration, une recherche sur une marque de vêtements telle que Puma génère des liens commerciaux vers des sites comme celui des 3 Suisses qui commercialisent effectivement des vêtements et des chaussures de la marque. L’utilisation de marque de tiers par le système adwords n’est donc pas de facto illicite.

L’acte de contrefaçon qui peut être retenu résulte alors de l’association opérée par l’annonceur entre le mot clef et l’annonce publicitaire. Si l’on suit cette logique, seul l’annonceur pourrait donc être condamné pour contrefaçon.

La question de savoir si les sociétés Google sont coupables de contrefaçon lorsque qu’un annonceur réserve, pour promouvoir ses propres produits ou services, la marque de son concurrent en tant qu’adword a longtemps été l’objet d’hésitation de la part des juges du fond, si bien que, par question préjudicielle, la Cour de Cassation a, le 20 mai 2008, demandé à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) de trancher ce point.

Ce débat existe également à l’étranger. Presqu’un mois après la Cour de Cassation le 26 juin 2008, la Cour Suprême Autrichienne (l’Oberster Gerichtshof) a également sursis à statuer dans un litige similaire afin de demander à la CJCE si la fourniture d’un adword par Google devait être considéré comme un usage de marque soumis à autorisation de son titulaire.

Néanmoins, compte tenu du caractère spécifique de l’activité publicitaire de Google et des positions de la CJCE, parfois très restrictives en ce qui concerne la protection des monopoles de marques, il ne serait pas étonnant que l’interprétation des juges européens aille dans le sens d’une absence d’utilisation illicite des marques de tiers par Google.

Cela étant, le fait que les juges du fond aient tranché cette question de la contrefaçon peut surprendre sachant que des précisions importantes doivent être apportées par la CJCE prochainement. En tout cas, il est à noter que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a pris, elle, le parti de surseoir à statuer sur tous les litiges concernant les adwords de Google et plus généralement les affaires de positionnement publicitaire comme l’illustre l’arrêt rendu le 27 janvier 2009 dans l’affaire Google contre Gifam et autres.

Bien que la contrefaçon soit écartée, les juges ont tout de même « épinglé » les sociétés Google en retenant l’existence de deux fautes de leur part.

2. Le Tribunal de Grande Instance de Paris considère que les sociétés Google ont commis une faute, dès lors qu’en dépit des mises en demeure des demanderesses elles n’ont pas fait le nécessaire pour que les publicités des voyagistes qui avaient réservé de manière frauduleuse les adwords « Voyageurs du Monde » ou « Terres d’Aventure » ne puissent s’afficher lors d’une recherche, y compris dans des variations orthographiques ou dans des termes approchant des droits antérieurs (broad match), et ce dès la première mise en demeure adressée par les demanderesses à Google en mai 2004.

On doit saluer le fait que les juges aient retenu l’existence d’une faute de la part de Google dans son rôle de régie publicitaire.

Néanmoins, une contradiction apparaît dans le raisonnement qui amène à retenir la faute.

En effet, les juges tiennent pour acquis que, dans le cadre des services adwords, les sociétés Google exercent une triple activité de régisseur publicitaire, de conseil en publicité et de support publicitaire.

La question de la qualification juridique de l’activité exercée par Google dans ce cadre a fait l’objet d’un débat devant les tribunaux.

Depuis 2003, début des litiges relatifs aux adwords en France, Google souhaiterait se voir reconnaître une qualité d’intermédiaire technique (notamment d’hébergeur). Cette qualité l’exonèrerait en effet de tout contrôle a priori des contenus qu’il rend accessible sur internet. Dans l’éventualité où certains de ces contenus se révèleraient illicites, la responsabilité de Google ne serait engagée que si Google ne procédait pas, dans un bref délai, au retrait des contenus litigieux à compter de la notification de leur existence par un tiers selon l’article 6 de la loi de confiance dans l’économie numérique n° 2004-575 du 21 juin 2004 (dite loi LCEN) .

Un tel régime constituerait un avantage non négligeable pour Google qui pourrait générer en toute quiétude des revenus publicitaires jusqu’à une éventuelle contestation.

A l’inverse, la position des sociétés qui ont attaqué les sociétés Google a été de définir l’activité d’adwords comme celle d’une régie publicitaire obligeant donc les sociétés Google à s’assurer de la licéité des contenus qu’elles diffusent.

Cette dernière qualification a majoritairement été retenue par les juges bien qu’un jugement isolé du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, dans une affaire opposant la société Atrya à Google, n’ait pas exclu la qualité d’hébergeur à Google.

Ici encore la qualification de l’activité de Google est une question posée par la Cour de Cassation à la CJCE afin d’obtenir de précieuses réponses sur ce point.

Toujours est-il que dans la présente affaire, les juges tranchent de manière ferme en faveur de l’activité publicitaire.

Or, ainsi que nous venons de l’évoquer, une agence de publicité est tenue de garantir la disponibilité des signes proposés à ses clients. Les juges vont même jusqu’à affirmer que Google commet un faute au sens de l’article 1382 du code civil en ne vérifiant pas de manière volontaire, après la réservation d’un adword, que l’utilisation qui en est faite par l’annonceur n’est pas illicite tant au regard du droit des marques qu’au regard des règles de loyauté du commerce.

On pouvait donc s’attendre à ce que la faute de Google naisse de la simple mise en ligne des annonces publicitaires litigieuses.

Et pourtant, ce n’est pas de cette mise en ligne de l’annonce que les juges retiennent la faute de Google, mais bien de sa réaction qui n’a été que partielle suite aux premières récriminations de Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure. Cette responsabilité n’est pas sans rappeler celle des intermédiaires techniques, alors même que cette qualité n’est pas reconnue à Google en l’espèce.

3. Le tribunal de Grande Instance de Paris retient, en second lieu, une faute des sociétés Google au titre de la publicité déguisée selon l’article 20 de la loi LCEN, d’une part, et de la publicité mensongère selon l’article L 121-1 du code de la consommation, d’autre part.

Selon le premier de ces textes, toute publicité accessible au public en ligne doit être identifiée comme telle et doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

En retenant ce fondement, les juges mettent directement en cause la manière dont sont présentés les liens commerciaux du système adwords. En plaçant les résultats issus des adwords sous une rubrique « liens commerciaux » située au-dessus ou en marge des véritables résultats de la recherche sans distinction de couleurs ou de graphisme, Google ne permettrait pas l’identification du caractère publicitaire des liens commerciaux. Les juges se sont notamment appuyés sur un article du Journal du Net du 26 janvier 2005 qui affirme que « dans leur grande majorité, les internautes ne semblent pas en mesure de reconnaître le caractère publicitaire des liens commerciaux, les confondant donc avec les résultats naturels ».

La position du Tribunal de Grande Instance de Paris à cet égard est justifiée bien qu’une critique puisse être formulée concernant les faits. Google donne certes aux liens commerciaux autant d’importance qu’aux résultats naturels, néanmoins cela ne signifie pas forcément que les internautes puissent confondre ces deux types de résultats distincts, d’autant que les annonces publicitaires placées au-dessus sont regroupées dans un cadre de couleur intitulé « liens commerciaux », opérant ainsi une distinction avec les résultats naturels.

S’agissant de l’article L 121-1 du code de la consommation, les juges retiennent, que tant sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 (qui prohibait toute représentation fausse ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques du service objet de la publicité) que dans sa rédaction postérieure (qui incrimine les pratiques commerciales trompeuses consistant notamment à créer une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent), Google a commis une faute.

La référence à la rédaction ancienne de l’article L 121-1 du code de la consommation (article repris d’ailleurs en partie dans sa rédaction nouvelle au 2°) est tout à fait justifiée.

Néanmoins la référence aux dispositions du 1° de l’article L 121-1 (prohibant le fait de créer une confusion avec les marques d’un concurrent) est plus surprenante.

En l’espèce, l’activité adwords a occasionné une confusion entre d’une part les services des sociétés Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure et d’autre part ceux proposés par les voyagistes indélicats qui avaient réservé les mots correspondant aux dénominations de leurs concurrents.

Cela étant, une interprétation littérale de l’article L 121-1 1° du code de la consommation laisse penser que seul un concurrent peut réaliser une faute par pratique commerciale trompeuse. Or, Google n’est pas un concurrent de Voyageurs du Monde ou Terres d’Aventure.

***

Ce nouveau jugement illustre parfaitement les difficultés auxquelles les juges sont confrontés lorsqu’ils appréhendent la question du positionnement publicitaire, comme c’est le cas dans l’affaire concernant les sociétés Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure.

Il est certain que l’usage des adwords par certains annonceurs qui profitent du système est répréhensible. Toutefois, il ne faut pas nécessairement en conclure que c’est l’intégralité du système qui doit être condamnée.

La question de savoir dans quelle mesure les sociétés Google doivent être tenues pour responsables des actions des annonceurs est d’une importance primordiale non seulement pour les titulaires de droits lésés mais également pour Google. Les premiers souhaitent, en effet, garder la possibilité de se retourner contre le moteur de recherche, en plus d’une action toujours possible contre l’annonceur indélicat lui-même, ce qui est intéressant en termes d’indemnisation. Le second se doit de préserver au mieux une activité publicitaire sur laquelle repose la quasi totalité de son chiffre d’affaires.

L’arrêt de la CJCE est donc attendu avec impatience afin de donner enfin une position et une ligne directrice communes aux Etats membres de l’Union Européenne sur la qualité précise des sociétés Google dans leur activité d’adwords (intermédiaire technique ou publicitaire) et sur l’existence d’actes de contrefaçon de la part des sociétés Google.

On apprend aujourd’hui que la société Wizzgo a adressé le 21 janvier dernier un plaidoyer en faveur d’une évolution de l’exception de copie privée à l’ère du numérique au Président de la République.

La question de la protection du droit d’auteur sur internet est un sujet d’actualité brulant à l’heure où l’Elysée s’est donné pour mission de faire adopter le plus vite possible le projet de loi « Création et Internet » qui est justement censé réguler la protection des œuvres contre les dérives constatées sur l’internet.

Selon la société Wizzgo, l’exception de copie privée doit pouvoir s’appliquer à l’internet. Ainsi ses services d’enregistrement numérique de programmes de télévision pour le compte de tiers devraient être légitimes de la même manière qu’un magnétoscope classique. En effet, les possesseurs de magnétoscopes classiques (analogiques ou numériques) ne sauraient être poursuivis en contrefaçon par les chaines de télévision en raison des enregistrements qu’ils réalisent de par l’exception de copie privée prévue à l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Ce principe devrait être le même pour un enregistrement réalisé par internet.

Néanmoins, l’évolution souhaitée ne doit pas aller dans le sens d’une légitimation de services tels que ceux proposés par Wizzgo.

En effet, bien que se présentant comme tel, Wizzgo n’était pas un magnétoscope, dès lors que les services proposés ne respectaient pas deux des éléments fondamentaux sur lesquels reposent l’exception de copie privée :

1. La personne qui procède à la fixation de l’œuvre par copie doit être identique à celle qui bénéficie de la copie (tout au plus cette copie peut être diffusée au sein du cercle familial du copiste),
2. L’utilisation de la copie ne doit pas faire l’objet d’un commerce, aucun bénéfice commercial ne doit en résulter.

Légitimer un service tel que celui proposé par Wizzgo reviendrait alors à autoriser toute personne à procéder à des enregistrements pour le compte de tiers et à tirer un bénéfice commercial de cette activité au détriment des bénéficiaires du droit d’auteur. Ces derniers se trouveraient ainsi privés de la possibilité de tirer un revenu de leur création.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société Wizzgo, l’exception de copie privée trouve parfaitement à s’appliquer dans l’ère numérique. A titre d’exemple, il existe de nombreux dispositifs permettant d’accéder au flux télévisé directement sur un ordinateur et nombre de programmes gratuits disponibles sur internet servent à l’enregistrement de ce flux sous forme de fichiers informatiques. Libre ensuite au copiste de transférer les programmes enregistrés sur un lecteur multimédia pour son usage personnel. Aucun bénéfice au détriment des auteurs ne résulte de cette opération.

Wizzgo tente ensuite d’agiter un épouvantail dont on a déjà entendu parler maintes fois s’agissant de la protection du droit d’auteur sur internet : le risque que la suspension forcée (pour ne pas dire la suppression annoncée) de l’activité de Wizzgo telle qu’elle existait pousse les internautes vers des sources illégales. Ce risque n’est pas avéré. En effet, si les internautes se tournent vers des sources illégales c’est parce qu’elles permettent d’accéder gratuitement à des œuvres qui en temps normal sont payantes. Or, bien qu’elles soient encore rares, les sources légales et surtout gratuites permettant de visionner des programmes télévisés postérieurement à leur diffusion (les services de catch-up TV) existent et sont en plein développement.

En dernier lieu, l’argument selon lequel Wizzgo viendrait renforcer l’offre légale est discutable. Les services de cette société ne constituaient ni plus ni moins qu’une possibilité supplémentaire de contourner les droits d’auteur en tirant profit de la création des autres. Certes, le concept de Wizzgo est innovant et a séduit des centaines de milliers d’internautes ce qui ne suffit pas à le rendre licite.

En définitive, les arguments de Wizzgo ne justifient pas qu’une évolution de l’exception de copie soit incluse dans le projet de loi « Création et Internet », cette exception étant déjà pleinement applicable que ce soit dans la sphère matérielle ou dans la sphère immatérielle.

En revanche, il est certain que l’avènement de l’internet Haut Débit en France auraient dû marquer le point de départ d’une réflexion de fond importante de la part des différents ayants droit (que ce soit dans le domaine de la musique, de la télévision ou du cinéma…) afin de proposer des offres légales d’accès aux créations adaptées aux possibilités qu’offre aujourd’hui l’internet, cohérentes en terme de prix, de sorte à ramener les internautes sur le chemin du téléchargement légal.

Lien vers le blog de Wizzgo où vous pourrez visionner une partie de l’émission « Plein Ecran du 12 décembre 2008″ de la chaine LCI.

Ainsi, la société BWI Domains (située aux Iles Caïmans) était titulaire du nom de domaine inpi.com reprenant les initiales bien connues de notre Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour y installer une page parking composée de liens sponsorisés dans le domaine de la propriété industrielle.

Page parking pirate	Site officiel de l’INPI

N’ayant pu obtenir la cessation de ce trouble directement auprès du titulaire du nom de domaine litigieux suite à l’envoi d’une mise en demeure, l’établissement public a déposé une plainte auprès du Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en invoquant notamment ses droits antérieurs sur les marques françaises INPI et INPI INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ainsi que sur les noms de domaine inpi.net, inpi.eu et inpi.fr.

Par une décision No. D2008-1536 rendue le 27 novembre dernier, le Centre d’Arbitrage de Genève a ordonné le transfert du nom de domaine inpi.com au profit de l’INPI, constatant notamment que l’enregistrement dudit nom de domaine et l’usage qui en était fait par son titulaire relevaient de la mauvaise foi.

En effet, compte tenu du rayonnement international dont bénéficie l’INPI, notamment au travers de sa contribution à l’élaboration de textes législatifs dans le domaine de la propriété intellectuelle, il n’est pas concevable, selon l’arbitre, que le titulaire n’ait pas eu connaissance de l’INPI français au moment de la réservation du nom de domaine inpi.com.

En outre, en tant que société dont l’activité consiste à réserver ou à acquérir en masse (en l’espèce 35 000 noms !) des noms de domaine pour tirer des revenus de l’exploitation de pages de parking (activité appelée « domaining »), le titulaire ne saurait être « obstinément aveugle », selon l’expression consacrée par le Centre d’Arbitrage, et une simple recherche à l’identique sur l’acronyme INPI dans le moteur de recherche Google aurait suffi pour détecter l’existence de l’Institut National.

Les arbitres de l’OMPI sont donc plus sévères à l’égard des « domainers » qu’à l’égard des autres réservataires de noms de domaine quant à l’exigence de mauvaise foi, surtout lorsqu’ils ne manifestent aucune volonté de coopérer.

Si on ne peut qu’approuver cette décision qui met fin à une situation où le titulaire du nom de domaine inpi.com tirait un bénéfice indu de l’exploitation d’un signe sur lequel il n’avait aucun droit au détriment de notre office national, elle soulève néanmoins quelques interrogations.

La mauvaise foi aurait-elle été si évidente aux yeux de l’arbitre si le réservataire du nom de domaine inpi.com n’avait pas été un « domainer ». Certes, l’action internationale de notre Institut National de la Propriété Industrielle n’est pas contestée. Mais il n’est pas certain qu’une telle présence soit suffisante pour porter à la connaissance des cybersquatters (qui bien souvent n’ont cure des législations protégeant les droits de propriété industrielle) l’existence de l’INPI français. Les arbitres de l’OMPI sont parfois beaucoup plus sévères sur les critères d’appréciation de la mauvaise foi du titulaire. Il y a fort à parier que dans le cas du nom de domaine inpi.com, la société BWI Domains s’est contentée de réserver ou d’acquérir un nom de domaine de 4 lettres, dont on imagine la valeur intrinsèque en terme de trafic, mais n’avait pas connaissance de l’INPI français. Si on ajoute à cela que les liens commerciaux des pages parking sont souvent créés de manière automatisée et dans la même langue que le navigateur de l’internaute qui consulte la page, le critère de la mauvaise foi n’apparaît plus si évident.

En dernier lieu, il est à noter que l’exploitation du nom de domaine inpi.com, consultable également en langue portugaise et dont les liens étaient alors également liés aux domaines des marques et des brevets, portait également atteinte aux droits des offices de propriété industrielle portugais et brésilien dont les initiales sont également INPI (pour Instituto Nacional de Propriedade Industrial). On aurait pu imaginer que ces administrations agissent également contre la réservation du nom de domaine inpi.com. Leur action aurait très certainement été couronnée de succès Parfois, le principe du « premier arrivé, premier servi » devient « premier à se plaindre de l’existence d’un nom de domaine, premier à pouvoir bénéficier d’un transfert ».

l’INPI français n’est pas le seul à être la cible d’attaques de pirates. L’administration fédérale américaine de la propriété industrielle (ou USPTO pour United States Patent and Trademark Office) dont le site officiel est accessible à l’adresse www.uspto.gov est également victime de détournement par le site Internet www.uspto.com qui présente une page parking contenant des liens sponsorisés liés aux brevets et aux marques et qui entretien une confusion avec le site officiel de l’USPTO.

Page parking litigieuse	Page officiel de l’USPTO

Malgré les nombreuses confusions relevées par une simple recherche Google, jusqu’à ce jour, l’administration américaine n’a pas souhaité se retourner contre le titulaire de ce nom de domaine.

Peut-être l’intervention de l’office français inspirera-t-elle son homologue américain.

Considérant que l’activité de la société Wizzgo portait atteinte à leurs droits sur les émissions qu’elles diffusent en leurs noms (aux titres de cessionnaires de droits d’auteur et de titulaires de droits voisins de producteurs, d’artistes-interprètes et d’entreprises de communication audiovisuelle), d’une part, et détournait les internautes des plateformes de vidéo à la demande et des services de rediffusion qu’elles proposent, d’autre part, les chaines de télévision M6, W9, TF1 et NT1 ont immédiatement agi en référé auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris afin de voir interdire à la société Wizzgo de copier et de mettre à disposition des internautes leurs émissions. Une ordonnance de référé rendue le 6 août 2008 et qui avait fait grand bruit a ainsi fait droit aux demandes des chaines de télévision en constatant les actes de contrefaçon générés par l’activité de Wizzgo .

En reproduisant les émissions diffusées à la télévision, la société Wizzgo pensait agir comme un magnétoscope et être notamment protégée par l’exception de copie privée, dispositions de l’article L 122-5 2° du Code de la Propriété Intellectuelle.

S’estimant dans son bon droit, la société Wizzgo a attrait les chaines de télévision devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin de voir reconnaître la légitimité de son activité.

Par un jugement rendu le 25 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société Wizzgo à indemniser les chaines de télévision M6, W9, TF1 et NT1 à hauteur de 440. 000 euros pour atteinte aux droits d’auteur détenus par lesdites chaines sur les émissions de télévisions qu’elles diffusent.

Les arguments de la société Wizzgo , s’agissant de l’exception de copie privée souffraient en effet plusieurs défauts : quand bien même l’enregistrement était réalisé sur demande de l’internaute, la personne qui effectuait en l’espèce les copies incriminées (la société Wizzgo ) et la personne qui faisait usage de cette copie dans sa sphère personnelle (l’internaute) n’était pas la même, ce qui exclut d’emblée la mise en œuvre du mécanisme de la copie privée. Les juges ne s’y sont pas trompés.

En outre, il a été constaté que l’activité de la société Wizzgo consistait en une exploitation commerciale d’œuvres diffusées par les chaines de télévision, sans pour autant rétribuer les différents ayant-droits sur ces émissions. Or, une telle exploitation commerciale est incompatible avec toute conception de copie privée.

Dès lors, bien que la société Wizzgo présente les caractéristiques d’un magnétoscope numérique, elle n’en est pas tout à fait un, ce qui explique sa condamnation.

S’agissant de la réparation du préjudice subi par les chaines de télévision, le montant estimé à plus de 400.000 euros peut paraître disproportionné par rapport aux bénéfices réalisés par la société Wizzgo depuis sa création en mai dernier.

Pourtant, sur ce point le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est appuyé sur les dispositions nouvelles mises en place par la loi du 29 octobre 2007 dite « loi anti-contrefaçon ». Le nouvel article L 331-1-3 issu de cette loi prévoit désormais en son alinéa 2 que sur demande de la partie lésée, les dommages et intérêts alloués en réparation de l’atteinte à un droit d’auteur peuvent être estimés sur la base du montant de la redevance qu’aurait perçu le titulaire si le contrefacteur avait demandé une autorisation d’exploitation de l’oeuvre.

En l’espèce, cette redevance a été appréciée par les juges à hauteur de 1,60 Euros par émission enregistrée, montant qui a été multiplié par le nombre total d’enregistrements réalisés par la société Wizzgo .

Les sommes allouées dans ce litige aux sociétés M6, W9, TF1 et NT1 illustrent la volonté affichée par la loi du 29 octobre 2007 de sanctionner lourdement les atteintes portées aux titulaires de droits d’auteur, de dessins et modèles, de marques ou de brevets, sanctions qui auparavant pouvaient – parfois – apparaître trop peu dissuasives au regard des bénéfices réalisés par les contrefacteurs.

La société Wizzgo qui devrait faire appel de ce jugement a, pour l’heure, suspendu son service d’enregistrement.

Très certainement inspiré par le succès des actions de ses concurrents, le groupe France Télévision (représentant les chaines France 2, France 3 et France 4) a suivi le même chemin que M6, W9, TF1 et NT1. Une ordonnance de référé du 6 novembre 2008 interdit à Wizzgo de copier et de mettre à disposition des internautes les programmes télévisés du Groupe France Télévision en attendant qu’une décision ne soit rendue par les juges du fond. On peut d’ailleurs s’attendre sans surprise à une nouvelle condamnation de Wizzgo assortie à des dommages et intérêts conséquents.

La bataille juridique de Wizzgo (peut-être vaine) pour voir reconnaître la légitimité de son activité est donc loin d’être terminée.