La CJCE a rendu le 18 juin 2009 un arrêt attendu sur la question des tableaux de concordance et de leur licéité dans le cadre de l’affaire opposant les sociétés du Groupe L’Oréal aux sociétés Bellure Malaika et Starion fabriquant et commercialisant des imitations de parfums de luxe, tels que TRESOR, MIRACLE, NOA ou encore ANAIS ANAIS.

Pour ce faire, ces dernières utilisaient des listes comparatives autrement appelées des tableaux de concordance, communiquées aux détaillants, mentionnant la marque du parfum de luxe dont les parfums vendus étaient des imitations.

Les emballages et les flacons utilisés présentaient eux-mêmes de fortes ressemblances avec ceux employés par L’Oréal.

Les sociétés L’Oréal, Lancôme et Garnier ont donc attaqué Bellure, Malaika et Starion en contrefaçon.

Dans ce cadre, la Cour de Justice des Communautés Européennes a été amenée à répondre à plusieurs questions préjudicielles posées par la Court of Appeal (England and Wales), s’articulant autour du profit indûment tiré par les revendeurs de parfums imitant des parfums et marques renommés, et de l’utilisation, pour ce faire ,de tableaux de concordance.

• Sur le point de savoir si la commercialisation de parfums sous des marques imitant des marques de renommée permet de tirer indûment profit de cette renommée, la Cour de Justice est venue préciser, dans le point 50 de sa décision que :
  “l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci. ”

Ainsi, un degré de similitude entre la marque renommée et le signe permettant au public concerné de faire un lien entre le signe et la marque, est suffisant. Un risque de confusion n’est donc pas indispensable.

Par ailleurs, pour déterminer si l’usage d’un signe permet à celui qui y procède de tirer indument profit du caractère distinctif de la marque ou de sa renommée, il convient de faire une analyse globale. Pour ce faire, doivent être pris en compte le degré de distinctivité de la marque, son degré de renommée, la similitude entre les signes et la nature des produits concernés.

Ainsi, le simple avantage pour la commercialisation de produits, tirés de l’usage d’un signe similaire à une marque renommée, constitue un profit indû, quand bien même un risque de confusion dans l’esprit du public ne pourrait être constaté.

En l’espèce, les défendeurs utilisaient non seulement les marques verbales détenues par le Groupe L’Oréal, mais également des flacons et emballages similaires à ceux utilisés par L’Oréal. Ce faisceau d’indices conduit à la conclusion d’une recherche délibérée d’association dans l’esprit du public, pour bénéficier tant du caractère distinctif des marques que de leur renommée.

Cette volonté de s’inscrire dans le sillage de marques renommées, sans bourse délier, ne peut d’ailleurs que bénéficier aux imitateurs, compte tenu de l’association de leurs produits bas de gamme avec des produits attractifs et luxueux du Groupe L’Oréal.

• Sur la question des listes comparatives et des tableaux de concordance, la Cour précise tout d’abord qu’il s’agit d’une publicité comparative.

Pour mémoire, la décision de la CJCE dans le cadre de l’affaire O2 Holding du 12 juin 2008 dans laquelle la publicité comparative était clairement définie, ainsi que ses conditions de validité : affaire C-533/06, rappelait que “ le titulaire d’une marque enregistrée n’est pas habilité à interdire l’usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées audit article 3 bis, paragraphe 1, d’un signe identique ou similaire à sa marque.
Toutefois, lorsque les conditions requises à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 pour interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée sont réunies, il est exclu que la publicité comparative dans laquelle ce signe est utilisé satisfasse à la condition de licéité énoncée à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous d), de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55 ”.

En l’occurrence, la CJCE a estimé que, le titulaire d’une marque peut faire interdire l’usage de sa marque dans une publicité comparative, quand bien même il n’y aurait pas atteinte à la fonction de la marque qui est l’indication d’origine du produit, si ledit usage porte atteinte à l’une des autres fonctions de la marque (par exemple les fonctions de communication, d’investissement ou de publicité).

Ainsi la publicité comparative, en ce qu’elle porte atteinte à l’une des fonctions de la marque et dans la mesure où elle revendique clairement que les produits vendus sont des imitations de produits renommés, génère un profit pour l’annonceur, ce profit étant naturellement indû.

Revendiquer clairement et ouvertement que tel parfum est l’imitation d’un parfum renommé porte en effet incontestablement atteinte non seulement à l’image de la marque, mais également à celle de son titulaire.

Nous pouvons ici faire le parallèle avec la réglementation française, dans son article L713-2 a) lequel prévoit que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que “ formule, façon, système, imitation, genre, méthode ” […] ”.

Ainsi, le profit tiré de l’association d’un parfum bas de gamme à un parfum luxueux grâce à l’usage de tableaux de concordance, publicité comparative illicite, doit être considéré comme indûment tiré.

Saluons ici la clarté de cette décision venant condamner la pratique des tableaux de concordance et renforçant ainsi les droits des titulaires de marques de renommée.

Le dépôt n’a pas manqué de faire réagir les professionnels du secteur, à tel point qu’une pétition a circulé sur internet pour s’opposer à la réservation du terme EMAILING par la société LUDOPIA. L’argument principal avancé par les pétitionnaires était le suivant : en enregistrant EMAILING à titre de marque, LUDOPIA INTERACTIVE empêchait des acteurs du secteur de marketing d’utiliser ce terme pour leurs campagnes publicitaires et commerciales via internet (le monopole d’exploitation constituant en effet une des conséquences de l’enregistrement d’une marque ).

Cette levée de bouclier des professionnels du secteur a amené le SNDC (Syndicat National de la Communication Directe) et 16 autres sociétés à assigner la société LUDOPIA INTERACTIVE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Deux questions se dégagent de cette affaire :

• d’une part celle de la validité des marques EMAILING pour des services de « gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, publications de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, relations publiques, communications par terminaux d’ordinateurs » et EMAILING FRANCE désignant des « services de communication par terminaux d’ordinateurs et d’agence de communication et de publicité par e-mail ».
• d’autre part celle du blocage du terme EMAILING par LUDOPIA INTERACTIVE à titre de mot clé dans le système Adwords de Google, empêchant ainsi les autres professionnels du secteur d’utiliser le terme EMAILING pour être référencé sur internet.

Dans un jugement du 24 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a tranché ce litige.

Le SNCD et 16 autres sociétés qui se sont jointes à l’affaire avaient principalement fondé leurs demandes sur :

• l’absence de distinctivité de la marque EMAILING et le caractère frauduleux de son dépôt,
• le caractère trompeur de la marque EMAILING FRANCE, et
• la concurrence déloyale.

S’agissant de la marque EMAILING

Au soutien de sa demande, le SNCD a apporté un certain nombre de pièces et documents démontrant que le terme EMAILING, dès avant le dépôt de la marque du même nom, était « un terme couramment employé dans le langage courant et a fortiori dans le langage professionnel du marketing direct, qu’il est une des désignations nécessaires, génériques et usuelles du service consistant dans l’envoi massif de contenus publicitaires ou commerciaux via la messagerie électronique ».

L’ensemble des documents soumis par le demandeur a emporté la conviction des magistrats lesquels ont donc décidé d’annuler la marque EMAILING sur le fondement de l’article L712-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (disposant que « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire générique ou usuelle du produit ou service »).

Par ailleurs, en reconnaissant le caractère usuel du terme EMAILING pour les services en question, le tribunal assimile le dépôt de la marque EMAILING à la volonté d’opposer aux concurrents une marque de barrage.

Il ne s’agit pas là de la question de la perte du caractère distinctif d’une marque du fait de son exploitation mais bien de l’absence de caractère distinctif au moment du dépôt, mettant ainsi en balance l’analyse de l’Institut National de la Propriété Industrielle lors de l’examen de la demande de marque.

La question du caractère frauduleux de cette marque n’a, quant à elle, pas été tranchée par le Tribunal.

S’agissant de la marque EMAILING FRANCE

Les demandeurs ne s’étaient pas fondés sur les mêmes arguments que pour la précédente marque et faisaient ici valoir le caractère déceptif de la marque, celle-ci laissant croire en l’origine officielle des services proposés.

Sur cette question, le Tribunal a décidé de ne pas donner raison aux demandeurs, et considéré en ce sens que « le seul fait d’accoler le nom France à un nom commun ne suffit pas à caractériser une tromperie ou un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs d’autant, comme le révèle les sociétés défenderesses, que plus de 10 000 marques sont composées du terme France ».

Si la question du caractère usuel de la marque ou de son absence de distinctivité n’a pas été soulevée par les défendeurs, nous pouvons toutefois nous demander dans quelle mesure l’on pourrait considérer que l’ensemble EMAILING FRANCE est enregistrable à titre de marque, tandis que la dénomination EMAILING ne l’est pas.

Et surtout, quel est le champ de protection de la marque EMAILING FRANCE au regard de l’usage désormais libre du terme EMAILING ?

Toutefois, la validité de la marque EMAILING FRANCE n’ayant pas été remise en cause, le Tribunal a condamné la société MESSAGE BUSINESS à verser à LUDOPIA INTERACTIVE la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon par imitation de ladite marque, notamment sur son site internet.

S’agissant de la concurrence déloyale

En février 2008, la société LUDOPIA avait demandé à Google de bloquer le terme EMAILING auprès de son service Adwords, invoquant une baisse de son chiffre d’affaires (ce qui, a priori, ne semble pas avoir été démontré).

Le Tribunal a estimé que cette démarche, combinée au dépôt de la marque de barrage EMAILING, constituait un acte visant à ralentir ou entraver l’activité de ses concurrents, et donc de fausser les règles de la concurrence.

Ainsi le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que la société LUDOPIA INTERACTIVE avait commis des actes de concurrence déloyale.

La société LUDOPIA INTERACTIVE est par ailleurs condamnée à payer au SNCD 15 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Des publications judiciaires du jugement ont également été ordonnées et LUDOPIA INTERACTIVE se voit interdire d’invoquer des droits sur EMAILING pour en bloquer la réservation auprès des régies publicitaires.

_______________________________

Cette décision ouvre la voie à un usage libre du terme EMAILING par les professionnels du marketing en ligne. Reste toutefois à tenir compte de l’existence de la marque EMAILING FRANCE, laquelle n’a pour l’heure pas été remise en cause.

Cette organisation, à but non lucratif, est notamment chargée d’allouer l’espace des adresses IP et de gérer le système de noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et nationaux (ccTLD).

En 2000, l’ICANN introduisait de nouveaux gTLD, tels que .aero, .biz, .info et .name.

En 2006, elle s’interrogeait sur la création de l’extension .xxx pour les sites à caractère pornographique, pour finalement y renoncer à la suite d’une levée de bouclier de la part de différents pays et organisations.

En 2008, elle lançait le chantier des noms de domaine personnalisés, l’objectif étant de désengorger les extensions génériques.

Aujourd’hui, toujours dans l’optique de l’extension du champ des noms de domaine, elle suggère la mise en place de noms de domaine à caractère religieux, tels que .catholic, .hindu ou .islam.

La réaction du Vatican ne s’est pas faite attendre. Par l’intermédiaire de son représentant, Carlo Maria Polvani, le Saint-Siège a fait part de son opposition à cette proposition. Il faut toutefois préciser que les Etats, s’ils sont habilités à formuler des observations, n’ont toutefois aucun pouvoir de décision en la matière.

Ainsi, selon Carlo Maria Polvani, une telle décision amènerait l’ ICANN à « décider qui est habilité à représenter ou à se réclamer de telle ou telle religion, ce qui l’amènerait à déroger à sa sage politique de neutralité ».

À ce jour, l’enregistrement de termes religieux est possible parmi certaines extensions génériques (à titre d’exemple, ont été réservés les noms de domaine catholique.com, islam.com, buddism.net).

En revanche, en France, le sujet Ô combien sensible de la réservation du nom de domaine à connotation religieuse fait d’ores et déjà l’objet d’une réglementation. En effet, l’Afnic interdit la réservation en .FR de noms de domaine, tels que bouddhisme, catholique, islam, qui sont des termes fondamentaux dont l’utilisation est soit interdite soit réservée (et donc soumise à des conditions particulières).

La question des extensions à caractère religieux déplace quelque peu le problème, puisqu’ici, il ne s’agirait pas de noms de domaine composés d’un terme à connotation religieuse associé une extension nationale ou générique, mais bien de noms de domaine génériques, dont l’extension elle-même aurait un caractère religieux.

On entrevoit bien la difficulté de cette proposition, qui résiderait en effet dans la détermination des conditions d’attribution de noms de domaines dans ces extensions. Quelles seraient les conditions permettant à telle personne ou telle organisation de réserver un nom de domaine en .catho par exemple? Comment décider des critères à remplir et qui serait chargé de le vérifier?

Pour l’heure, ces extensions ne sont qu’une suggestion. Les communautés religieuses et les Etats ne manqueront sans doute pas de faire connaître leur position sur le sujet.

Les voies du Seigneur sont virtuellement impénétrables.