Vox PI

Par une décision a priori surprenante du 10 février 2010, l’INPI a rejeté l’opposition engagée par le titulaire de la marque complexe LE MARKET PLACE DU VOYAGE D’AFFAIRES à l’encontre de la marque nominale LE MARKET PLACE DU VOYAGE D’AFFAIRES désignant pourtant des services identiques. Lire la suite »

Si le titulaire de la marque communautaire “SO… ?” No.485078 a vu son opposition partiellement admise par l’INPI à l’encontre de la demande de marque française “SO NATUREL”, tel ne fût pas le cas du titulaire de la marque communautaire “ZERO” No. 1051515 ayant vu son opposition engagée à l’encontre de la demande de marque française “ZERO LIMIT” totalement rejetée. Lire la suite »

Dans une décision récente, devenue définitive le 23 juin 2009, l’INPI a considéré la marque MUR PROTECT acceptable à l’enregistrement en France malgré l’existence de la marque française antérieure PUR PROTECT (désignant des produits identiques et similaires) qui lui avait été opposée. Cette décision a priori étonnante est pourtant parfaitement dans la logique de la pratique actuelle de l’INPI.

En l’espèce, le 30 septembre 2008, la société BLANCOLOR avait déposé une demande d’enregistrement de marque portant sur le signe nominal MUR PROTECT pour désigner des “Couleurs; peintures et vernis (à l’exception des isolants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour les peintures, décorateurs, imprimeurs et artistes” en classe 2. Lire la suite »

Suite à des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation française le 12 février 2008, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a considéré dans un arrêt (très attendu) du 23 avril 2009 (affaire C-59/08) que le titulaire d’une marque « de prestige » pouvait invoquer ses droits de marque à l’encontre d’un licencié qui avait enfreint une clause du contrat de licence interdisant la vente de ses produits à des soldeurs (en raison du prestige de la marque), pour autant qu’il soit établi que cette violation portait atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe.

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L’essence même de la marque est d’être utilisée, apposée sur des produits ou pour désigner des services. Les premières marques des potiers de l’Antiquité ou des éleveurs de bétail étaient « sérieusement » exploitées dirait-on de nos jours, puisque directement apposées sur des biens commercialisés. On retrouve cette notion de « marquage » dans la philosophie juridique ayant présidé à l’élaboration des textes du Règlement sur la Marque Communautaire (« il n’est justifié de protéger les marques (…) que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées ») et de l’article L. 714-5 du Code français de la Propriété Intellectuelle (« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »). Ainsi, les droits du titulaire d’une marque pourraient disparaître s’il ne s’en servait pas sérieusement …

La Cour de Justice des Communautés Européennes(C.J.C.E.) a récemment été amenée à rendre deux décisions précisant davantage ce qu’il fallait entendre par « usage sérieux » de la marque.

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À compter du 10 mars 2008, les demandeurs de marques communautaires devront informer explicitement l’OHMI s’ils souhaitent que des recherches soient menées parmi les marques en vigueur dans les pays membres participant au système de recherche prévu à l’Article 39 du Règlement sur la Marque Communautaire (RMC) par les Offices nationaux compétents.

Dans pareil cas, il conviendra de procéder au règlement d’une taxe spécifique à cette demande de recherche qui devra être payée en même temps que la taxe de dépôt de la demande de marque communautaire.

À défaut, seul le rapport de recherche effectué par l’OHMI parmi les marques communautaires continuera à être transmis aux déposants.

Rappelons que dans le système actuel, l’OHMI transmet au demandeur à la fois (1) un rapport de recherche communautaire dans lequel sont relevées les marques communautaires antérieures (enregistrées ou déposées) susceptibles d’être opposées à l’enregistrement de la marque demandée, et (2) les rapports de recherche nationaux des Offices des pays participant au système de recherche prévu à l’Article 39 du RMC, auxquels la demande est automatiquement transmise par l’Office communautaire.

Ce nouveau système, plus contraignant pour les déposants et probablement plus coûteux (le montant de la taxe supplémentaire n’est pas encore défini), permettra néanmoins la transmission de rapports nationaux plus complets incluant notamment une représentation des marques antérieures signalées, bien utile en cas de demande de marque figurative ou tridimensionnelle.

Pour en savoir plus.

Dans une note précédente, nous avions évoqué une décision de la quatrième Chambre de recours de l’OHMI (confirmant celle de la Division d’Opposition) estimant qu’il existait un risque de confusion entre la demande de marque communautaire figurative en couleurs OMEGA 3 et la marque antérieure espagnole verbale PULEVA-OMEGA 3.

La Chambre de recours avait considéré l’élément OMEGA 3 normalement distinctif pour désigner des produits alimentaires et que le consommateur moyen espagnol ne percevait pas cet élément comme descriptif de caractéristiques essentielles desdits produits. Dès lors, la marque communautaire demandée, reproduisant l’expression OMEGA 3, créait un risque de confusion avec la marque antérieure PULEVA-OMEGA 3.
Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes. La société requérante a une nouvelle fois souligné le caractère descriptif et usuel de l’élément OMEGA 3 pour désigner des produits alimentaires, seul l’élément PULEVA étant distinctif dans la marque antérieure et qu’aucun monopole ne pouvait être attribué sur l’élément OMEGA 3 s’agissant d’un terme devant rester librement utilisable. A contrario, elle soutient que la marque communautaire demandée tirait son caractère distinctif de sa forme figurative et en couleurs.
L’OHMI a rétorqué que la requérante n’avait pas démontré en temps utile que l’élément OMEGA 3 était susceptible d’être perçu comme descriptif par le public espagnol. Les ressemblances entre les signes (et les produits visés), seuls éléments à prendre en compte, créeraient, dès lors, un risque de confusion entre les marques en conflit.
La société titulaire de la marque antérieure est également intervenue aux côtés de l’OHMI pour soutenir que l’élément OMEGA 3 était en lui-même distinctif et dominant au sein de la marque PULEVA-OMEGA 3.
La décision du TPICE, intervenue le 18 octobre 2007, confirme étonnament les décisions précédentes. Le TPICE rappelle que l’action portée devant lui vise uniquement au contrôle de la légalité de la décision de la Chambre de recours. Il résulterait de l’Article 74, paragraphe 1, in fine du Règlement sur la Marque Communautaire que “dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une marque (existence d’une marque antérieure), l’examen de l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties“, et le TPICE “n’est pas tenu de prendre en considération d’office, des faits qui n’ont pas été avancés par les parties“.
Dès lors, “de tels faits (l’absence de distinctivité, non invoquée “à temps” par la requérante et écartés des débats) ne sont pas susceptibles de mettre en cause la légalité d’une décision de la chambre de recours” et “les documents produits par la requérante (démontrant le caractère usuel et descriptif de l’élément OMEGA 3) doivent être écartés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante“. Ainsi, la demande de marque communautaire reproduisant l’élément verbal OMEGA 3 (considéré prédominant alors que les autres éléments figuratifs et graphiques doivent être considérés accessoires), c’est à juste titre que la Chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure (PULEVA et OMEGA 3 ayant un pouvoir attractif équivalent, et l’élément OMEGA 3 conservant son pouvoir distinctif).
Cette décision nous semble critiquable, le TPICE ayant rappelé dans une autre décision (TPICE, 17 oct. 2006, aff. T-499/04, Hammarplast AB c/ OHMI – Steninge Slott/Steninge Keramik) que même dans les procédures inter partes, les paramètres juridiques ou éléments de droit qui peuvent être appréciés indépendamment de toute base factuelle fournie par les parties (par exemple le caractère distinctif per se de la marque antérieure ou la similarité des produits et services) doivent être examinés d’office par l’OHMI, même en cas de silence des parties.
Or, dans le cas présent, la société requérante avait (a fortiori) présenté des éléments (extraits de sites Internet) démontrant le caractère usuel et descriptif de l’expression OMEGA 3 devant la Chambre de recours, puis devant le TPICE. Force est de constater que ces éléments n’étaient pas suffisamment convaincants.
Au surplus, le TPICE justifie sa décision en ajoutant qu’”à supposer même que cet élément (OMEGA 3) soit descriptif, une annulation de la décision attaquée pour ce motif amènerait nécessairement l’OHMI (…) à rouvrir la procédure d’examen de la demande de marque communautaire et à la rejeter” (en raison de son caractère usuel et descriptif). Ainsi, la requérante n’aurait eu “aucun intérêt légitime à l’annulation de la décision” de la Chambre de recours, cette annulation entraînant une “nouvelle décision aboutissant au même résultat que la décision annulée“, à savoir le rejet par l’OHMI de la demande de marque communautaire No. 824573.

Le 20 juin 2006, la Cour de cassation a rendu un arrêt attendu dans une affaire ayant fait l’objet d’une note antérieure éditée sur Vox PI.
Petit rappel… En 2004, la Cour d’appel de Paris avait estimé que la société CÉLINE et Mme S., agissant conjointement en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence parasitaire à l’encontre de sociétés commercialisant à bas prix des ceintures reproduisant les caractéristiques de leurs modèles, n’étaient pas recevables à agir faute d’avoir pu prouver la titularité de leurs droits sur les modèles argués de contrefaçon. Selon la Cour, la présomption de titularité dont se prévalait la société CÉLINE, exploitant commercialement les modèles, ne pouvait être retenue dès lors qu’elle supposait l’absence d’intervention / de revendication de l’auteur (en effet, selon l’Art. L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation d’une oeuvre par une personne morale sous son nom, fait présumer, à l’égard des tiers, que cette personne morale est titulaire du droit d’auteur). Or, ce n’était pas le cas puisque Mme S. était présente à l’action et arguait d’une atteinte à son droit moral de créatrice des ceintures. La société CÉLINE ne pouvait pas non plus justifier de son action à agir sur le fondement d’une cession à son profit des droits d’auteur de Mme S., cette dernière n’étant capable ni de justifier ses propres droits en démontrant de manière précise avoir créé les modèles litigieux, ni ladite cession des droits à la société Céline. L’issue finale de l’action engagée par CÉLINE (également incapable de justifier précisément d’une cession de droits à son profit) semblait donc favorable aux contrefacteurs.

Mais la Cour de cassation a donné un nouvel éclairage de l’Art. L 113-5 du C.P.I. en indiquant “(…) qu’il n’était pas contesté que la société Céline exploitait les modèles sous son nom et que Mme S. ne faisait valoir aucune revendication contre elle, de sorte que cette société était présumée titulaire, à l’encontre des tiers poursuivis en contrefaçon, de droits indépendants de la réalité de la cession, comme de la présence de l’auteur aux débats ou du bien-fondé de sa revendication personnelle au titre du droit moral (…)“. Ainsi, cet arrêt précise et facilite les conditions dans lesquelles une personne morale peut arguer de la présomption de titularité du droit d’auteur sur “ses” créations (les créations exploitées sous son nom). Même en cas de revendication par l’auteur-personne physique de ses droits sur l’oeuvre, et même en l’absence de preuve de cession de ses droits au profit d’une personne morale, celle-ci exploitant l’oeuvre sous son nom bénéficie de la présomption de titularité des droits sous la seule réserve que l’auteur-personne physique ne fasse valoir aucune revendication contre elle.

Les deux “auteurs” (la personne physique, démontrant sa qualité d’auteur, et la personne morale, bénéficiant de la présomption) d’une oeuvre sont donc désormais plus facilement recevables à agir conjointement contre les contrefacteurs, sur le fondement de leurs droits d’auteur respectifs (atteinte au droit moral et atteinte aux droits patrimoniaux). La protection juridique des créations exploitées par les sociétés n’en est que mieux garantie.

La protection d’une création (originale) par le biais des droits d’auteur naît de la seule réalisation de ladite oeuvre. Aucun formalisme n’est exigé du créateur pour bénéficier de ses droits (patrimoniaux et moraux) sur sa création. Cette absence de formalisme est a priori une facilité et un bienfait pour l’auteur, dont l’oeuvre est protégée sans autre condition que celle d’originalité.

Cependant, lorsqu’il s’agit de se prévaloir de ses droits vis à vis de tiers, l’auteur peut se trouver confronté au problème de la preuve de sa qualité d’auteur. Il peut alors utilement invoquer l’article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle disposant que "la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui (…) sous le nom de qui l’oeuvre est dévoilée" (ou l’article L 113-5 disposant pour "l’oeuvre collective). Ainsi, l’auteur est, jusqu’à preuve du contraire, celui qui divulgue l’oeuvre.

En l’espèce, la société Céline avait confié la conception de certains accessoires de sa collection Printemps-Eté 2001 (comprenant notamment des modèles de ceintures), à une créatrice exerçant son activité à titre libéral. Cette dame, une fois réalisées les prestations prévues au contrat conclu avec la société Céline (prestations très généralement définies), lui avait cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux. La société Céline prit également la précaution de déposer entre les mains d’un huissier de justice des classeurs (dont l’un portait la mention "accessoires femmes – collection Printemps-Eté 2001") contenant notamment la reproduction desdits modèles de ceintures. Puis, les modèles furent divulgués et mis sur le marché par Céline.

Découvrant qu’une tierce société commercialisait des modèles de ceintures identiques aux "siens", la société Céline (cessionnaire des droits patrimoniaux sur lesdites créations et divulgatrice) engagea contre elle une action en contrefaçon de ses droits d’auteur. Dans un excès de zèle, la créatrice, personne physique, s’est également jointe à l’action engagée, en arguant d’une atteinte à ses droits moraux. Erreur fatale !

La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 29 octobre 2004 (confirmant le jugement du TGI de Paris du 23 juillet 2003), a estimé que ni la société Céline, ni la créatrice n’étaient recevables à agir en contrefaçon, car aucune n’apportait la preuve de la titularité de ses droits ou de sa qualité d’auteur des modèles de ceintures litigieux. En effet, dès lors que la société Céline prétendait tenir ses droits directement de la créatrice, elle ne pouvait être déclarée recevable à agir qu’à la condition que cette personne justifie elle-même de l’existence de ses propres droits en démontrant sa qualité d’auteur des modèles litigieux. Or, le contrat conclu entre la créatrice et la société Céline ne faisait état que de la fourniture d’une "gamme d’accessoires" (sans précisément désigner les modèles litigieux), d’une part, et les classeurs remis à l’huissier ne mentionnaient nulle part le nom de la créatrice, d’autre part.
Ainsi, la société divulgatrice ne pouvait se prévaloir de la présomption de propriété de l’article L 113-5 dès lors qu’elle prétendait tenir (sans pouvoir le démontrer !) ses droits de la créatrice, personne physique partie au conflit, elle-même incapable de démontrer sa qualité en raison d’un contrat de cession de droits trop imprécis.

Cette affaire donne l’occasion de rappeler qu’il convient d’être très précis dès lors qu’il s’agit de céder ou d’acquérir des droits de propriété intellectuelle, sous peine de déconvenue ultérieure.

Il est contraire à l’intérêt général et à l’esprit même du droit des marques de tenter de monopoliser des signes (termes, formes, sons, odeurs…) génériques, nécessaires, usuels ou descriptifs des produits ou services qu’ils désignent (ou de leurs caractéristiques, surtout si elles sont essentielles). De tels signes doivent rester à la disposition de tous et librement utilisables par quiconque.

Pourtant, dans une décision récente, la 4ème Chambre de recours de l’OHMI a estimé qu’un risque de confusion existait entre deux marques en raison de la seule reprise dans la marque demandée de l’expression “OMEGA 3″ (pourtant fréquemment employée dans le domaine alimentaire pour désigner les désormais fameux “acides gras polyinsaturés”, et que l’on aurait pu considérée générique, usuelle, ou descriptive). Ainsi, la demande d’enregistrement de marque communautaire figurative OMEGA 3 + graphismes d’arc-en-ciel et de coeur No. 824573 a été rejetée en raison de l’existence de la marque espagnole antérieure nominale PULEVA-OMEGA 3 No. 2140889. Le titulaire de la marque PULEVA-OMEGA 3 dispose-t-il dès lors d’un monopole sur l’expression “OMEGA 3″ pour désigner des produits en classe 29 ?
En l’état, la Chambre de recours s’est contentée d’estimer que, dans l’esprit du consommateur espagnol moyen, “OMEGA 3″ n’était pas évocateur desdits acides gras (aux vertus préventives des maladies cardiovasculaires), mais seulement de la lettre grecque Omega. Cette évocation commune des deux signes en conflit, ainsi que la similarité des produits alimentaires revendiqués en classe 29 par les deux marques, suffisaient à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur espagnol moyen (cette décision fait l’objet d’un recours devant le TPICE).

L’Opposant n’espérait certainement pas un champ de protection aussi étendu de sa marque, puisqu’il avait bien pris soin de déposer à titre de marque la combinaison de l’expression “OMEGA 3″ et de sa dénomination sociale “PULEVA”, probablement conscient de la faible (voire de l’absence de) distinctivité de la seule expression “OMEGA 3″ pour désigner des produits en classe 29 (le Déposant avait quant à lui pris soin de déposer sa marque sous une forme figurative, conscient de ladite lacune en matière de distinctivité).

La même précaution fût également prise par l’Opposant lors du dépôt de sa marque communautaire PULEVA-OMEGA 3 No. 1195981 du 4 juin 1999. L’OHMI ne semble pas avoir émis d’objection à l’acceptation de cette demande désignant pourtant notamment des produits alimentaires en classes 29, 32 et 33. Mais, cette seconde marque fait elle-même l’objet d’une procédure d’opposition. La société PULEVA disposera-t-elle (en cas d’échec de l’opposition) d’un monopole communautaire sur l’expression “OMEGA 3″ pour désigner les produits alimentaires visés ? Affaire à suivre…