Dans cette émission, Alexandre Nappey réalise un tour d’horizon sur les procédures d’arbitrage.

Comment appréhender et engager les différentes procédures d’arbitrage?

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Pour ce faire, le déposant doit :

• en faire la demande expresse auprès de l’Office Européen des Brevets,
• s’acquitter d’une taxe de désignation de 102 euros.

La demande doit être faite dans les six mois suivant la mention de la publication du rapport de recherche de la demande européenne au Journal Officiel ou, le cas échéant, dans le délai prévu par l’entrée en phase européenne d’une demande internationale.

Journal officiel de l’OEB

marque nominale	marque complexe

Ainsi, Monsieur Bertrand DE C. a déposé, le 18 mars 2009, une demande d’enregistrement de marque portant sur le signe verbal LE MARKET PLACE DU VOYAGE D’AFFAIRES pour des services de “Publicité ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité” en classe 35.

Le 18 juin 2009, Monsieur Joël G. a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base de sa marque complexe LE MARKET PLACE DU VOYAGE D’AFFAIRES visant notamment les mêmes services dans des termes identiques.

Monsieur Bertrand DE C. n’a déposé aucune observation en réponse à l’opposition engagée.

Dans son acte d’opposition, Monsieur Joël G. a souligné l’identité des services visés. Cela n’était évidemment pas contestable.

Puis, l’opposant a invoqué la “reproduction à l’identique de la marque antérieure” par le signe contesté (article L713-2 du CPI) comme seul argument de comparaison des signes. Erreur fatale !

L’INPI s’est empressé de rappeler, à raison, que “la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen” .

Or, en l’espèce le signe purement verbal contesté ne constituait pas la reproduction de la marque complexe antérieure du fait de la présence au sein de celle-ci d’éléments figuratifs , de couleurs et de différences de présentation suffisamment importantes pour ne pas être considérées « insignifiantes » aux yeux du public.

Ainsi, selon l’INPI, le signe verbal contesté LE MARKET PLACE DU VOYAGE D’AFFAIRES pouvait être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque complexe LE MARKET PLACE DU VOYAGE D’AFFAIRES.

Au surplus, l’opposant n’ayant pas développé d’argumentation tendant à démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes (article L713-3 du CPI), il n’a pas donné la possibilité à l’INPI de se prononcer sur l’existence d’un tel risque.

En effet, rappelons que l’INPI ne peut de son propre chef se substituer à l’opposant pour rechercher l’existence éventuelle d’une telle imitation de la marque antérieure par le signe contesté si elle n’est pas invoquée par l’opposant.

En conséquence, sauf conflit entre signes strictement identiques, il convient d’invoquer par prudence les deux fondements possibles (reproduction et imitation ; article L713-2 et L713-3 du CPI) et de développer une double argumentation au soutien de l’engagement d’une procédure d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française.

Croyant l’affaire rapidement réglée,
En raison de l’identité des vocables des signes concernés,
L’opposant a confondu reproduction et imitation,
Et rapidité et précipitation…

Opposition 09-2029 / OLH,  du 10 février 2009

Dans cette émission, Alexandre Nappey fait un point sur l’application des décisions d’arbitrage.

En effet, que se passe-t-il une fois une décision rendue en faveur du requérant? Quelles sont les démarches à entreprendre pour l’application rapide de celle-ci?

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Dans cette émission, Alexandre NAPPEY traite la question du cybersquatting en Russie.

Sans procédure de résolution des litiges en place, quels sont les recours pour les sociétés qui voient leurs marques cybersquattées.

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Dans cette émission, Alexandre NAPPEY développe la question des nouvelles extensions et des conséquences de leur mise en place sur les détenteurs de marques.

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De quoi parle-t-on ?

IPREDATOR est un réseau privé virtuel (VPN).
Les VPN sont une catégorie de réseaux virtuels numériques. Ces structures supposent deux pré-requis et un critère facultatif :

• des terminaux informatiques (ordinateur domestique, routeurs, téléphones mobile etc.),
• des connexions entre ces terminaux (elles font naître les réseaux locaux)
• éventuellement des interconnexions entre ces réseaux locaux (qui tissent un réseau global).

Les réseaux virtuels sont souvent classés en deux catégories : les réseaux virtuels publics (ex: Internet) et les réseaux virtuels privés (ex: Freenet).

Les réseaux publics sont accessibles très largement par tous les utilisateurs disposant d’un terminal connecté au réseau en question.

L’accès à un réseau privé, comme son nom l’indique, est restreint à une partie du public. Les critères de restriction varient et peuvent se cumuler selon les réseaux privés : accès payant, utilisation de ressources matérielles ou logicielles spécifiques, cooptation préalable du nouvel arrivant, procédure d’inscription, connaissance de l’existence du réseau etc.

L’intérêt principal des réseaux privés virtuels est exactement le même que celui des réseaux privés sociaux (association, réseau professionnel, parti politique, syndicat etc.) Il s’agit de partager et mutualiser des ressources entre participants réunis par un intérêt commun.

L’intérêt secondaire des réseaux privés virtuels est de conserver l’anonymat des utilisateurs, les uns par rapport aux autres. (cette caractéristique est un frein particulièrement important pour toute tentative d’infiltration et de surveillance de ces réseaux).

Qui peut rejoindre IPREDATOR ?

C’est bien là l’originalité de la solution puisque les créateurs de ce réseau affichent leur volonté de le rendre accessible au plus grand nombre. Si nous devions définir plus fidèlement l’initiative de la Pirate Bay (et de ses précurseurs), il serait plus évocateur de parler de “Réseau Anonyme Virtuel“.

Globalement, IPREDATOR est un réseau accessible : il suffit de disposer d’un terminal informatique doté de ressources logicielles relativement communes (interface réseau basique) et de se connecter au réseau IPREDATOR via l’un de ses serveurs après inscription (payante) auprès des administrateurs du réseau. A lire entre les lignes, les coordonnées des titulaires d’un abonnement IPREDATOR ne devrait pas faire l’objet de vérifications particulières.

(“Ipredator then have to hand over the subscription information entered by you (but that’s all). Ipredator do not store any subscribtion information about you except what you entered yourself when signing up for the Ipredator Safe Surf service.”)

Cette volonté d’ouverture, la faible exigence des pré-requis et la médiatisation dont jouit la Bay distinguent manifestement son projet des initiatives des précurseurs (notamment IPODAH et VYPR VPN développé par Golden Frog).

Quels sont les avantages de ce réseau ?

L’intérêt principal perceptible dans le fait d’utiliser ce réseau est de protéger les données numériques qu’on y fait transiter. La protection dont il s’agit est une solution de cryptage informatique (128-bits), elle permet non seulement de rendre incompréhensibles les données cryptées transitant sur IPREDATOR, mais également de masquer l’origine et la destination finale de ces données.
On peut, en quelque sorte, comparer IPREDATOR à un réseau parallèle de tunnels creusé sous les rues d’une ville : on n’y accède que par certains points, et sous certaines conditions, ce qui y circule n’est pas connu des usagers des voiries jusqu’au moment de la “remontée à la surface”.
En effet, IPREDATOR n’est pas coupé du réseau internet : certains de ses serveurs se chargent de l’interconnexion avec les autres réseaux. Ainsi les utilisateurs d’IPREDATOR peuvent non seulement être discrets, mais aussi interagir normalement avec le reste d’Internet. Le principal inconvénient de ce réseau est de priver l’utilisateur lambda de la sécurité de son firewall physique (rôle généralement assuré par sa “Box“), les risques d’intrusions sont en effet plus importants pour les tunneliers amateurs.

Les risques annoncés :

Comme à l’accoutumée, il serait regrettable de diaboliser ab initio l’apparition de cette nouvelle technologie. Mais il faut admettre que le potentiel d’IPREDATOR effraie. Ce potentiel est bien évidemment proportionnel aux menaces auxquelles la Pirate Bay entendait répondre (loi suédoise IPRED, censure, filtrage généralisé des communications etc.). Mais il n’est pas possible de négliger les facilités que ce réseau peut offrir à la préparation et la réalisation des infractions pénales les plus graves. D’un point de vue moral, les responsables de ce réseau sont invités à administrer leur projet avec autant de soin et de prudence qu’ils l’ont conçu.

Risques et prévention pour les ayants droit ?

Pour les ayants droit, l’équation est simple : plus les utilisateurs de Réseaux Anonymes Virtuels seront nombreux, plus la preuve des atteintes à leurs droits sera délicate. Les risques liés à la contrefaçon d’oeuvres numérisées seront naturellement importants à moyen terme.

Les auteurs sont encouragés à se rapprocher de leurs conseils pour faire établir ou renforcer l’antériorité de leurs droits de propriété intellectuelle (dépôt de sources, preuves de créations etc.). Cette démarche prend une place importante dans la lutte contre une exploitation illégitime par des tiers lorsqu’elle intervient en renfort d’une stratégie de prévention, de veille et de dissuasion. Hélas, les pertes d’exploitation liées aux téléchargements frauduleux réalisés par l’intermédiaire de ce genre de réseau semblent inévitables dans les semestres à venir.		Image par Brian S. Carter

Il convient également d’attirer l’attention des lecteurs sur la question de la surveillance des réseaux. Contrairement à certaines techniques adaptées aux anciennes solutions de téléchargement (P2P, FTP publics etc.) il sera très difficile, voire impossible d’identifier les contrefacteurs par les méthodes légitimes traditionnelles (qu’il s’agisse des reproducteurs ou même des diffuseurs de contenu). Ces anciennes méthodes risquent tout au mieux de désigner un des serveurs de la Pirate Bay. Cette dernière a déjà annoncé son intention de ne conserver aucune trace de trafic (il faut également s’attendre à une domiciliation des serveurs physiques dans des pays étrangers dont le droit est moins strict).

Vaincre le monstre ou ne plus y croire ?

L’une des solutions proposées pour lutter contre les comportements répressibles sur ce genre de réseau est le filtrage.

Cette mesure est sous-entendue par la loi dite HADOPI et prévisible dans la future loi dite LOPSI.

Cette idée suppose la mise en place de filtres censés analyser les données transitant dans les infrastructures des FAI. Si le filtrage est techniquement efficace lorsqu’il s’agit de repérer des données non cryptées, les dispositifs actuels semblent être beaucoup moins fiables lorsque le contenu fait l’objet de cryptage.

Les investissements nécessaires pour atteindre la fiabilité risquent donc d’être très importants et potentiellement sans fin ! L’idée d’un filtrage des Réseaux Anonymes Virtuels renvoie bien à celle d’un interminable jeu du chat et de la souris où le perdant sera le premier à se lasser, ou à se résoudre…

Les ayants droit sont ainsi encouragés à développer des stratégies d’exploitation alternative des oeuvres exposées à la contrefaçon. L’une de ces stratégies a déjà fait ses preuves. Il s’agit d’accorder certains avantages et une certaine confiance au noyau dur du public de l’auteur concerné, le retour sur “investissement” étant parfois surprenant.

De nombreux éditeurs et producteurs ont ainsi déjà développé de réels services d’écoute et d’échange avec la communauté des fans de leurs produits. Le rôle de ces Community Manager / Developer est à la base de nature marketing, mais de plus en plus révélatrice d’une nouvelle tendance. L’instauration d’une relation privilégiée et directe (notamment par des forums ou blogs) avec les consommateurs , auxquels ils n’hésitent pas à accorder des exclusivités (matériels téléchargeables, avant première évènementielle etc.). Les Community Manager / Developer sont également chargés de remonter les attentes du public vers les créateurs et producteurs afin de (ré)orienter le développement des produits.

Certains auteurs choisissent enfin d’accorder une confiance encore plus large  en renonçant à leurs droits sur certaines oeuvres au profit de leur public privilégié. Humanisme, folie douce ou calcul ? Toujours est-il que la confiance et le respect mutuel instaurés semblent parfois nourrir leur homme.

Dans cette émission, Alexandre NAPPEY  aborde un autre type d’arnaque sur internet lié aux noms de domaine : le Mousetrapping.

Le Mousetrapping est la combinaison de typosquatting/cybersquatting à l’utilisation de “truc” pour garder un visiteur le plus longtemps possible sur le site dans le but de générer un maximum de revenus.

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La société allemande Kärcher, leader sur le marché du matériel de nettoyage haute pression et autres dispositifs de nettoyage, s’est immédiatement émue de cette nouvelle utilisation de sa marque mondialement connue par une personne politique.

En effet, en 2007, l’actuel Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, alors Ministre de l’Intérieur, avait déjà fait une déclaration dans laquelle il avait utilisé la marque Kärcher de manière usuelle lors d’une visite en Seine-Saint-Denis, déclaration à l’origine d’une importante polémique.

Les produits de la marque KÄRCHER avaient, par la suite, fait l’objet de nombreuses caricatures aux effets désastreux sur son image, contraignant la société Kärcher à une vaste et coûteuse campagne de communication dans le but de redorer son blason.

Au-delà de l’atteinte portée à l’image de la marque KÄRCHER et de la société qui l’exploite, un tel usage public pour désigner de manière générique des dispositifs de nettoyage porte également préjudice à son titulaire dès lors qu’il participe à rendre le signe KÄRCHER usuel.

Or, s’il est possible de proroger indéfiniment la protection attachée à un droit de marque en procédant à son renouvellement, il est des cas où, au cours de son existence, une marque peut être déclarée invalide par une décision de justice.

Parmi ces cas, l’article L714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que le propriétaire d’une marque peut être déchu de ses droits si ladite marque est devenue, du fait de son propriétaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service qu’elle désigne.

Le mécanisme de perte de droit de marque de cette disposition, plus connu sous le nom de “dégénérescence”  est soumis à la réalisation de trois conditions cumulatives :

1. le signe de la marque en question doit être devenu la désignation usuelle du produit sur lequel il est apposé,
2. le fait pour le signe de devenir usuel doit résulter d’une faute imputable au titulaire de la marque, et
3. la déchéance doit être prononcée par une décision de justice.

Ainsi, celui qui souhaite obtenir la déchéance d’une marque doit nécessairement le faire au moyen d’une action judiciaire, soit à titre principal (en attaque) soit, plus généralement, à titre reconventionnel (en tant que moyen de défense lors d’une action en contrefaçon).

En premier lieu, il appartient au demandeur de l’action en déchéance de démontrer que la marque a perdu le pouvoir attractif qui lui a été accordé au moment de l’enregistrement en apportant la preuve que le signe est perçu des consommateurs comme le nom générique d’un produit ou d’un service.

L’une des fonctions essentielles de la marque étant de garantir que tout produit ou service revêtu du signe a été mis dans le commerce par une entité unique ou sous la responsabilité de celle-ci, le droit perd sa raison d’être dans l’éventualité où le signe n’est plus perçu comme l’indication d’une origine commerciale mais comme la désignation générique d’un produit ou d’un service commercialisé par toute entreprise du secteur concerné.

Le fait pour une marque de devenir usuelle résulte d’une utilisation répétée tant dans la sphère économique (par des concurrents du titulaire) que dans la sphère non économique (article de presse, roman,…). Le titulaire, lui même, peut, s’il n’y prend pas garde, participer à rendre sa marque propre usuelle dans la manière dont il communique sur ses produits ou ses services.

Cela peut résulter d’un lent processus (comme le cas des marques MOBYLETTE et FRIGIDAIRE) ou être fulgurant (c’est ce qui est récemment arrivé à la marque TEXTO de la société SFR qui s’est vue déclarée déchue pour cause de dégénérescence par la Cour d’Appel de Paris en septembre 2009) selon l’engouement connu par les produits et services. Certaines catégories de marques sont ainsi plus exposées que d’autres à cet écueil, en particulier celles bénéficiant d’une renommée ou d’une notoriété importante ou encore celles exploitées sur des produits particulièrement innovants et pour lesquels il n’existe pas de nom générique.

Dans le cas qui nous intéresse, la marque KÄRCHER a été innovante et bénéficie d’une notoriété certaine en matière de dispositifs de nettoyage utilisant de l’eau à haute pression. Néanmoins, aussi notoire soit-elle, cette marque reste l’indication que l’appareil nettoyant commercialisé a été mis sur le marché par la société Kärcher et non par l’un de ses concurrents sur le marché. La limite entre la notoriété d’une marque et sa dégénérescence peut, dans certains cas, être très mince.

Cela étant, pour qu’une marque soit déchue, il ne suffit pas que son signe devienne la désignation usuelle d’un produit ou d’un service couvert par son enregistrement, encore faut-il, en second lieu, que le titulaire de la marque n’ait pas protesté lorsque sa marque a été utilisée de manière générique.

C’est au titulaire d’apporter la preuve d’actions tendant à empêcher sa marque de devenir usuelle.

La réaction du titulaire peut prendre la forme d’une simple lettre de mise en demeure rappelant, d’une part, au responsable de l’utilisation générique de la marque les droits détenus et sollicitant, d’autre part, un correctif ou que l’usage impropre ne se reproduise plus à l’avenir.

Toutefois, pour faire efficacement échec à la dégénérescence, le titulaire de la marque ne peut se contenter de protester par voie de mises en demeure. Des actions judiciaires doivent également être initiées dans le cas où des lettres de réclamation ne suffiraient pas à faire cesser le trouble. De même, il appartient au titulaire d’empêcher ses concurrents d’enregistrer et d’exploiter des marques dont le signe reprendrait la marque première de manière générique.

Il n’est pas nécessaire qu’une intervention soit effectuée de manière systématique à un usage générique de la marque. Il serait, en effet, difficile et onéreux d’opérer un contrôle total de tous les médias auquel le public peut avoir accès de nos jours et certaines utilisations peuvent échapper à la vigilance du titulaire.

Cela étant, plus le ratio du nombre d’interventions par rapport au nombre d’usages est élevé, meilleures sont les chances d’échapper à la déchéance par dégénérescence. De même, la protestation à une utilisation générique dans un média bénéficiant d’une grande visibilité devrait avoir plus d’impact que la protestation à une utilisation sous une forme plus confidentielle.

Il est certain que les réactions du titulaire doivent être proportionnées à l’intensité de l’usage usuel : si l’usage générique est systématique, le titulaire se doit alors de réagir de manière intransigeante pour défendre le caractère distinctif de sa marque.

Toujours est-il que des marques devenues usuelles ne seront pas déchues si leur titulaire démontre avoir entrepris toutes les actions nécessaires, même sans succès, pour empêcher la dégénérescence.

Les dispositions de l’article L714-6 sont donc tout autant la sanction du fait que la marque soit devenue la désignation générique d’un produit ou d’un service couvert par l’enregistrement que la sanction de la faute du titulaire de ne pas avoir défendu sa marque.

La réaction de la société Kärcher suite aux utilisations génériques de sa marque par Monsieur Sarkozy en 2007 ou plus récemment par Madame Amara nous donne l’occasion d’illustrer les propos sur les protestations que doivent exprimer les titulaires pour lutter contre le risque de la dégénérescence qui constitue une véritable  “épée de Damoclès” suspendue au dessus de toute marque.

Pour assurer la pérennité de leurs droits, il est donc important que les titulaires de marques, par une surveillance étroite, restent attentifs à l’usage fait de leurs signes distinctifs par des tiers afin d’identifier les références impropres et en faisant valoir leurs droits chaque fois que cela est nécessaire.

Dans cette émission, Alexandre NAPPEY aborde l’une des arnaques à grande échelle sur Internet : le Phishing.
Comment reconnaître et prévenir une tentative de phishing?

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