La CJCE a rendu le 18 juin 2009 un arrêt attendu sur la question des tableaux de concordance et de leur licéité dans le cadre de l’affaire opposant les sociétés du Groupe L’Oréal aux sociétés Bellure Malaika et Starion fabriquant et commercialisant des imitations de parfums de luxe, tels que TRESOR, MIRACLE, NOA ou encore ANAIS ANAIS.

Pour ce faire, ces dernières utilisaient des listes comparatives autrement appelées des tableaux de concordance, communiquées aux détaillants, mentionnant la marque du parfum de luxe dont les parfums vendus étaient des imitations.

Les emballages et les flacons utilisés présentaient eux-mêmes de fortes ressemblances avec ceux employés par L’Oréal.

Les sociétés L’Oréal, Lancôme et Garnier ont donc attaqué Bellure, Malaika et Starion en contrefaçon.

Dans ce cadre, la Cour de Justice des Communautés Européennes a été amenée à répondre à plusieurs questions préjudicielles posées par la Court of Appeal (England and Wales), s’articulant autour du profit indûment tiré par les revendeurs de parfums imitant des parfums et marques renommés, et de l’utilisation, pour ce faire ,de tableaux de concordance.

• Sur le point de savoir si la commercialisation de parfums sous des marques imitant des marques de renommée permet de tirer indûment profit de cette renommée, la Cour de Justice est venue préciser, dans le point 50 de sa décision que :
  “l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci. ”

Ainsi, un degré de similitude entre la marque renommée et le signe permettant au public concerné de faire un lien entre le signe et la marque, est suffisant. Un risque de confusion n’est donc pas indispensable.

Par ailleurs, pour déterminer si l’usage d’un signe permet à celui qui y procède de tirer indument profit du caractère distinctif de la marque ou de sa renommée, il convient de faire une analyse globale. Pour ce faire, doivent être pris en compte le degré de distinctivité de la marque, son degré de renommée, la similitude entre les signes et la nature des produits concernés.

Ainsi, le simple avantage pour la commercialisation de produits, tirés de l’usage d’un signe similaire à une marque renommée, constitue un profit indû, quand bien même un risque de confusion dans l’esprit du public ne pourrait être constaté.

En l’espèce, les défendeurs utilisaient non seulement les marques verbales détenues par le Groupe L’Oréal, mais également des flacons et emballages similaires à ceux utilisés par L’Oréal. Ce faisceau d’indices conduit à la conclusion d’une recherche délibérée d’association dans l’esprit du public, pour bénéficier tant du caractère distinctif des marques que de leur renommée.

Cette volonté de s’inscrire dans le sillage de marques renommées, sans bourse délier, ne peut d’ailleurs que bénéficier aux imitateurs, compte tenu de l’association de leurs produits bas de gamme avec des produits attractifs et luxueux du Groupe L’Oréal.

• Sur la question des listes comparatives et des tableaux de concordance, la Cour précise tout d’abord qu’il s’agit d’une publicité comparative.

Pour mémoire, la décision de la CJCE dans le cadre de l’affaire O2 Holding du 12 juin 2008 dans laquelle la publicité comparative était clairement définie, ainsi que ses conditions de validité : affaire C-533/06, rappelait que “ le titulaire d’une marque enregistrée n’est pas habilité à interdire l’usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées audit article 3 bis, paragraphe 1, d’un signe identique ou similaire à sa marque.
Toutefois, lorsque les conditions requises à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 pour interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée sont réunies, il est exclu que la publicité comparative dans laquelle ce signe est utilisé satisfasse à la condition de licéité énoncée à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous d), de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55 ”.

En l’occurrence, la CJCE a estimé que, le titulaire d’une marque peut faire interdire l’usage de sa marque dans une publicité comparative, quand bien même il n’y aurait pas atteinte à la fonction de la marque qui est l’indication d’origine du produit, si ledit usage porte atteinte à l’une des autres fonctions de la marque (par exemple les fonctions de communication, d’investissement ou de publicité).

Ainsi la publicité comparative, en ce qu’elle porte atteinte à l’une des fonctions de la marque et dans la mesure où elle revendique clairement que les produits vendus sont des imitations de produits renommés, génère un profit pour l’annonceur, ce profit étant naturellement indû.

Revendiquer clairement et ouvertement que tel parfum est l’imitation d’un parfum renommé porte en effet incontestablement atteinte non seulement à l’image de la marque, mais également à celle de son titulaire.

Nous pouvons ici faire le parallèle avec la réglementation française, dans son article L713-2 a) lequel prévoit que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que “ formule, façon, système, imitation, genre, méthode ” […] ”.

Ainsi, le profit tiré de l’association d’un parfum bas de gamme à un parfum luxueux grâce à l’usage de tableaux de concordance, publicité comparative illicite, doit être considéré comme indûment tiré.

Saluons ici la clarté de cette décision venant condamner la pratique des tableaux de concordance et renforçant ainsi les droits des titulaires de marques de renommée.

L’Icann n’a toujours pas statué sur la protection des marques

« Camille et Lucie » définitivement condamnées pour contrefaçon

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Michael Jackson : ses parents vont récupérer le jackpot !

James Bond s’incline face à Dr. No devant la justice européenne

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Propriété intellectuelle : premier pas vers un brevet européen unique

]]> http://www.voxpi.info/2009/07/04/voix-rapide/feed/ 0 http://www.voxpi.info/2009/06/30/la-mauvaise-foi-du-deposant-le-coup-du-lapin/ http://www.voxpi.info/2009/06/30/la-mauvaise-foi-du-deposant-le-coup-du-lapin/#comments Tue, 30 Jun 2009 17:30:31 +0000 Ecaterina Bonin http://www.voxpi.info/?p=1953 Le 11 juin 2009, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a rendu un arrêt clarifiant la notion de mauvaise foi, qui constitue une cause de nullité absolue de la marque communautaire prévue par le Règlement sur la Marque Communautaire.

La société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (ci-après Lindt & Sprüngli) fabrique et commercialise, depuis le début des années 50, le lapin en chocolat suivant, dénommé “Lapin Or”.

Lapin Or de Lindt	Lapin de Franz Hauswirth

Elle a procédé à son dépôt à titre de marque communautaire tridimensionnelle au courant de l’année 2000, à l’égard des chocolats et articles en chocolat compris en classe 30 de la Classification Internationale de Nice, et a obtenu son enregistrement l’année suivante.

La société Franz Hauswirth distribue depuis 1962 des lapins en chocolat. Elle commercialise notamment le lapin présenté ci-dessus, objet du présent litige.

Après l’enregistrement de sa marque tridimensionnelle, Lindt & Sprüngli a poursuivi en contrefaçon Franz Hauswirth afin d’obtenir la cessation de la production et de la commercialisation dans les Etats membres de l’Union du lapin en chocolat litigieux au motif que celui-ci serait similaire au point d’être confondu avec celui sur lequel elle détient des droits de marque.

Franz Hauswirth a riposté en présentant une demande reconventionnelle en déclaration de nullité de la marque communautaire tridimensionnelle de Lindt & Sprüngli sur le fondement de la mauvaise foi.

La Cour Suprême autrichienne, saisie du litige, a considéré que les lapins en cause étaient similaires au point de prêter à confusion.

Les juges ont alors souligné que l’issue du litige dépendait de la question de savoir si Lindt & Sprüngli était de mauvaise foi au moment du dépôt de sa marque communautaire tridimensionnelle. Dans une telle hypothèse, cette marque pourrait être déclarée nulle.

En effet, l’article 51, paragraphe 1), sous b) du Règlement CE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, applicable à la date des faits, prévoit que :

“ 1) La nullité de la marque communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
[...]
b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque”.

La juridiction autrichienne a donc décidé de surseoir à statuer et a posé à la plus haute instance judiciaire européenne trois questions préjudicielles relatives à la mise en œuvre de cet article.

La CJCE a examiné ces trois questions cumulativement et s’est prononcée sur les indices devant être pris en considération lors de l’examen de la bonne ou mauvaise foi du demandeur, au moment du dépôt d’une marque communautaire.

Il convient de constater que cet arrêt concerne le cas particulier où, lors du dépôt de la demande de marque, plusieurs opérateurs exploitaient d’ores et déjà sur le marché des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires au signe faisant l’objet du dépôt.

La CJCE a considéré que, lorsqu’elles analysent l’existence de la mauvaise foi du demandeur, les juridictions nationales compétentes doivent tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce existants au moment du dépôt, à titre de marque, du signe en cause, et notamment :

• Le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un Etat membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé.

Cette présomption de connaissance peut notamment résulter de la connaissance générale, dans le secteur économique considéré, d’une telle utilisation.

• Toutefois cette seule connaissance ne suffirait pas à prouver la mauvaise foi du demandeur : il convient également de considérer son intention au moment du dépôt.

Or, ainsi que l’avait notamment relevé dans ses conclusions l’avocat général, Madame E. Sharpston, “l’intention du demandeur lors du dépôt constitue un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce”.

À ce titre, l’intention de faire obstacle à la commercialisation par un tiers d’un produit peut caractériser la mauvaise foi du demandeur, par exemple dans l’hypothèse où ce dernier n’exploite pas sa marque suite à son enregistrement ou dans l’hypothèse où le tiers exploite depuis longtemps un signe pour les produits ou services en cause, de sorte que ce signe jouit d’ “un certain degré de protection juridique”.

• La nature de la marque demandée doit également être prise en compte lors de l’examen de la bonne ou mauvaise foi du demandeur. Dans l’hypothèse où le signe consiste en la forme et la présentation d’ensemble du produit et où la liberté de choix des concurrents quant à la forme et la présentation du produit est restreinte, la mauvaise foi du demandeur pourra être prouvée plus aisément, une telle marque permettant au demandeur de faire obstacle non seulement à l’usage par ses concurrents d’un signe identique ou similaire, mais également à la commercialisation de produits comparables.
• La CJCE a néanmoins tempéré ces critères en soulignant que, même dans certaines de ces hypothèses, il n’est pas exclu que le demandeur poursuive un objectif légitime par l’enregistrement de ce signe.

En effet, si le signe bénéficie d’un certain “degré de notoriété” lors de son dépôt, le demandeur peut alors justifier d’un objectif légitime à procéder au dépôt du signe à titre de marque.

Tel est également le cas si le demandeur, lors du dépôt du signe à titre de marque, sait qu’un tiers commercialise depuis peu un signe copiant le sien, dans la perspective de tenter d’en profiter.

La CJCE a ainsi clarifié les critères pouvant être pris en compte lors de la mise en œuvre de l’article 51, paragraphe 1, sous b) du Règlement CE n°40/94.

Il est néanmoins regrettable que la CJCE n’ait pas fourni davantage de précisions quant au “degré de protection juridique” que peut avoir acquis le signe de tiers ou encore concernant le “degré de notoriété” devant avoir été acquis par le signe du demandeur préalablement à son dépôt.

On peut aussi se demander si la CJCE aurait été en mesure de définir ces notions dont l’appréciation dépend des cas d’espèces.

En l’espèce, la société Christian Dior Couture S.A. (Dior) avait conclu en 2000 avec la Société Industrielle Lingerie (SIL) un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de prestige de corseterie sous la marque CHRISTIAN DIOR. Ce contrat précisait qu’ »afin de préserver la notoriété et le prestige de la marque, le licencié s’engage à ne pas vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du porte à porte ou de vente en appartement, sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre toute disposition pour faire respecter cette règle par ses distributeurs ou détaillants« . En raison de difficultés économiques, SIL a néanmoins demandé à Dior l’autorisation de commercialiser des produits de cette marque hors de son réseau de distribution sélective. Malgré le refus de Dior, SIL a vendu à la société Copad S.A. (Copad), exerçant une activité de soldeur, des produits revêtus de la marque CHRISTIAN DIOR.

Dior a alors assigné SIL et Copad en contrefaçon de marque devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny. Les revendeurs (licencié et soldeur) ont invoqué l’épuisement du droit de Dior sur sa marque, les produits ayant été mis dans le commerce au sein de l’Espace Economique Européen (EEE) avec son consentement. En effet, selon l’article 7, paragraphe 1 de la Directive 89/104 sur les marques du 21 décembre 1988 (article L713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle), « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ». Ainsi, le TGI de Bobigny a jugé que les violations du contrat de licence commises par SIL n’étaient pas constitutives d’une contrefaçon, en raison de l’épuisement du droit de Dior et qu’elles engageaient uniquement la responsabilité contractuelle de SIL.

Puis, la Cour d’appel de Paris, saisie par Dior, a considéré que les ventes effectuées par SIL à Copad n’avaient pas emporté l’épuisement des droits de marque de Dior, mais a néanmoins conclu que ces ventes non autorisées n’étaient pas constitutives de contrefaçon au motif que la violation de la clause du contrat de licence relative aux modalités de distribution ne rentrait pas dans le champ d’application de l’article 8, paragraphe 2 de la Directive 89/104 (prévoyant uniquement que « le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié»).

Copad a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en faisant valoir, à nouveau, que les droits de marque de Dior étaient épuisés en raison de la mise dans le commerce des produits en cause par SIL. Pour sa part, Dior a formé un pourvoi incident en reprochant à la Cour d’appel de Paris d’avoir écarté tout fait de contrefaçon à l’encontre tant de SIL que de Copad.

La Cour de cassation française a alors décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJCE des questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 7 et 8 de la Directive 89/104, et notamment sur le point de savoir :

• si le titulaire de la marque peut invoquer ses droits de marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs (ce qui permettrait d’invoquer un cas prévu par l’article 8, paragraphe 2 de la Directive);
• si le non-respect d’une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, peut être considérée comme étant un cas de commercialisation des produits marqués faite sans le consentement du titulaire de la marque (ce qui permettrait d’écarter l’épuisement des droits en vertu de l’article 7, paragraphe 1 de la Directive).

La CJCE commence par rappeler que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit, en assurant la garantie que ce produit a été fabriqué sous le contrôle d’une entreprise unique responsable de sa qualité, et considère que « la qualité de produits de prestige, tels que ceux en cause, résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles, mais également de l’allure et de l’image de prestige qui leur confèrent une sensation de luxe (…), élément essentiel pour qu’ils soient distingués, par les consommateurs, des autres produits semblables. Dès lors, une atteinte à ladite sensation de luxe est susceptible d’affecter la qualité même de ces produits ». Or, un système de distribution sélective permet de préserver la qualité et d’assurer le bon usage des produits de prestige et la sensation de luxe qui émane de ceux-ci, contribuant à ce qu’ils soient distingués par les consommateurs, des autres produits. La vente par le licencié de produits de prestige à des soldeurs non membres du réseau de distribution sélective peut donc constituer une atteinte à la sensation de luxe et au droit de marque. Dès lors, une clause contractuelle interdisant ladite vente doit être considérée comme relevant de l’article 8, paragraphe 2.

La CJCE d’en conclure alors qu’« il appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier si (…) la violation par le licencié d’une clause telle que celle en cause (…) porte atteinte à la sensation de luxe des produits de prestige, en affectant ainsi leur qualité. (…) il importe notamment de prendre en considération (…) la nature des produits de prestige, le volume ainsi que le caractère systématique ou bien sporadique des ventes de ces produits par le licencié à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective, la nature des produits commercialisés habituellement par ces soldeurs, ainsi que les modes de commercialisation usuels dans le secteur d’activité de ceux-ci. (…) Au vu de ces considérations, (…) l’article 8, paragraphe 2, de la directive doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l’encontre d’un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu’il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l’affaire au principal, porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe ».

Sur la deuxième question, la Cour de cassation demande à la CJCE de préciser dans quelles circonstances la mise dans le commerce par le licencié (en violation d’une clause du contrat de licence interdisant la vente à des soldeurs) de produits revêtus de la marque, doit être regardée comme étant faite sans le consentement du titulaire de la marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

La CJCE rappelle que « l’article 5 de la directive confère au titulaire de la marque un droit exclusif lui permettant d’interdire à tout tiers, notamment, d’importer des produits revêtus de sa marque, de les offrir, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins. L’article 7, paragraphe 1, de la même directive contient une exception à cette règle, en ce qu’il prévoit que le droit du titulaire est épuisé lorsque les produits ont été mis dans le commerce dans l’EEE par le titulaire ou avec son consentement ». L’épuisement de ce droit exclusif joue lorsque la commercialisation des produits est effectuée par un sujet lié économiquement au titulaire, en particulier, un licencié. La CJCE précise que «Dans une telle situation, en effet, le donneur de licence a la possibilité de contrôler la qualité des produits du licencié en insérant dans le contrat de licence des clauses spécifiques qui obligent le licencié à respecter ses instructions et lui donnent la faculté de s’assurer de leur respect ». Ainsi, le contrat de licence n’équivaut pas à un consentement absolu et inconditionné du titulaire de la marque à la mise dans le commerce, par le licencié, des produits revêtus de cette marque. L’article 8, paragraphe 2, de la directive prévoit expressément la possibilité, pour le titulaire de la marque, d’invoquer les droits que celle-ci lui confère à l’encontre d’un licencié lorsque ce dernier enfreint certaines clauses du contrat de licence. La violation de la part du licencié de l’une desdites clauses fait obstacle à l’épuisement du droit conféré par la marque à son titulaire, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

Enfin, même si la mise dans le commerce par le licencié (en violation d’une clause du contrat de licence interdisant la vente à des soldeurs) de produits revêtus de la marque, devait être regardée comme étant faite avec le consentement du titulaire de la marque, la CJCE considère que, s’il y a atteinte portée à la renommée de la marque, en raison de cette commercialisation hors réseau de distribution sélective, cela peut être un motif légitime justifiant l’opposition du titulaire à la revente de ses produits pourtant commercialisés dans l’EEE avec son consentement (il appartiendra au juge national d’apprécier, au regard des circonstances de chaque espèce, si la commercialisation des produits de prestige par le soldeur, en utilisant les modalités usuelles de son secteur d’activité, porte ou non atteinte à la renommée de cette marque).

Ainsi, la CJCE a précisé sa jurisprudence relative aux motifs légitimes permettant au titulaire d’une marque d’éviter l’épuisement de ses droits et lui permettant d’interdire l’usage de sa marque pour des produits pourtant authentiques et commercialisés avec son consentement dans l’EEE : le titulaire d’une marque prestigieuse peut s’opposer à la revente de ses produits par un licencié si cette revente porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. Ce qui précise la notion d’atteinte à la « qualité » des produits marqués, motif légitime d’intervention s’ajoutant aux cas d’altération ou de modification des produits authentiques (expressement prévus par les textes et présentant un risque plus évident d’atteinte à la fonction essentielle de la marque de garantie d’identité d’origine d’un produit).

Pour en savoir plus :

Arrêt du 23 avril 2009 – l’affaire C‑59/08

Ce système de publicité est aujourd’hui bien connu : un opérateur économique (l’annonceur) réserve contre rétribution un mot ou une expression clef auquel est associée une annonce publicitaire contenant un lien vers le site de l’annonceur. Lorsque la demande d’un internaute dans le moteur de recherche Google correspond au mot ou à l’expression réservé (par requête à l’identique ou « narrow match ») ou à des termes similaires (système de requête large ou « broad match »), l’annonce publicitaire de l’opérateur économique apparaît dans une rubrique « liens commerciaux » située au-dessus ou en marge des résultats dits naturels, à savoir les liens réels correspondant à la recherche demandée.

Dans l’espèce qui nous intéresse, les adwords correspondant aux marques et dénominations sociales des deux demanderesses avaient fait l’objet d’une réservation par des concurrents indélicats. Ainsi, un internaute qui souhaitait trouver le site internet de Voyageurs du Monde ou de Terres d’Aventure pouvait se trouver dirigé vers le site internet de sociétés concurrentes.

Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure ont mis en demeure Google, dès le 12 mai 2004, de faire le nécessaire pour mettre fin à ce trouble. Google s’est exécuté promptement, de sorte qu’aucune annonce publicitaire ne ressortait plus d’une requête sur les marques de Voyageurs du monde et de Terres d’Aventure strictement à l’identique.

Néanmoins, dans le courant de l’année 2005, les sociétés demanderesses ont constaté que des annonces destinées à promouvoir ces mêmes voyagistes concurrents persistaient par la saisie de variantes orthographiques de leurs signes et par la saisie des termes ou expressions « voyageurs », « voyageurs en Asie », « voyageurs en Inde », « voyageurs des Iles », « villages du monde », « hôtels d’exception », « voyages au Japon », pour ce qui est de Voyageurs du Monde ou suite à la saisie des termes « voyage », « circuit », « séjour » ou « aventure » pour ce qui est de Terres d’Aventure, grâce au système de requête large (« broad match »).

Les sociétés Google ont également procédé au retrait des adwords correspondant aux variations orthographiques mais, considérant que les autres mots clefs étaient génériques, ont refusé de déférer aux demandes de retrait de leur outil de suggestion de Voyageurs du Monde et de Terres d’Aventure.

C’est dans ces circonstances que les demanderesses ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris afin de voir leur préjudice réparé, ce qu’elles ont obtenu.

Les juges, en condamnant Google au paiement de dommages intérêts aux sociétés Voyageurs du Monde et Terres d’aventure, ont écarté toute atteinte aux marques antérieures au titre de la contrefaçon (1) mais ont retenu l’existence de deux fautes distinctes de la part Google (2 et 3).

1. Parmi les fondements de leur action, les sociétés Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure ont, en premier lieu, fait état d’un usage illicite de leurs marques antérieures par Google en raison de la réservation et de l’utilisation du système adwords par certains annonceurs concurrents pour promouvoir leurs propres activités.

Conformément à la jurisprudence récente, les juges ont exclu l’existence d’actes de contrefaçon de la part des sociétés Google. Le fait pour les sociétés Google de proposer comme mots clefs des signes enregistrés en tant que marque ne serait donc pas per se constitutif de contrefaçon.

On peut, en effet, imaginer l’hypothèse de la réservation d’un adword par le titulaire de la marque correspondante ou par un distributeur autorisé à revendre licitement les produits ou les service de la marque. A titre d’illustration, une recherche sur une marque de vêtements telle que Puma génère des liens commerciaux vers des sites comme celui des 3 Suisses qui commercialisent effectivement des vêtements et des chaussures de la marque. L’utilisation de marque de tiers par le système adwords n’est donc pas de facto illicite.

L’acte de contrefaçon qui peut être retenu résulte alors de l’association opérée par l’annonceur entre le mot clef et l’annonce publicitaire. Si l’on suit cette logique, seul l’annonceur pourrait donc être condamné pour contrefaçon.

La question de savoir si les sociétés Google sont coupables de contrefaçon lorsque qu’un annonceur réserve, pour promouvoir ses propres produits ou services, la marque de son concurrent en tant qu’adword a longtemps été l’objet d’hésitation de la part des juges du fond, si bien que, par question préjudicielle, la Cour de Cassation a, le 20 mai 2008, demandé à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) de trancher ce point.

Ce débat existe également à l’étranger. Presqu’un mois après la Cour de Cassation le 26 juin 2008, la Cour Suprême Autrichienne (l’Oberster Gerichtshof) a également sursis à statuer dans un litige similaire afin de demander à la CJCE si la fourniture d’un adword par Google devait être considéré comme un usage de marque soumis à autorisation de son titulaire.

Néanmoins, compte tenu du caractère spécifique de l’activité publicitaire de Google et des positions de la CJCE, parfois très restrictives en ce qui concerne la protection des monopoles de marques, il ne serait pas étonnant que l’interprétation des juges européens aille dans le sens d’une absence d’utilisation illicite des marques de tiers par Google.

Cela étant, le fait que les juges du fond aient tranché cette question de la contrefaçon peut surprendre sachant que des précisions importantes doivent être apportées par la CJCE prochainement. En tout cas, il est à noter que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a pris, elle, le parti de surseoir à statuer sur tous les litiges concernant les adwords de Google et plus généralement les affaires de positionnement publicitaire comme l’illustre l’arrêt rendu le 27 janvier 2009 dans l’affaire Google contre Gifam et autres.

Bien que la contrefaçon soit écartée, les juges ont tout de même « épinglé » les sociétés Google en retenant l’existence de deux fautes de leur part.

2. Le Tribunal de Grande Instance de Paris considère que les sociétés Google ont commis une faute, dès lors qu’en dépit des mises en demeure des demanderesses elles n’ont pas fait le nécessaire pour que les publicités des voyagistes qui avaient réservé de manière frauduleuse les adwords « Voyageurs du Monde » ou « Terres d’Aventure » ne puissent s’afficher lors d’une recherche, y compris dans des variations orthographiques ou dans des termes approchant des droits antérieurs (broad match), et ce dès la première mise en demeure adressée par les demanderesses à Google en mai 2004.

On doit saluer le fait que les juges aient retenu l’existence d’une faute de la part de Google dans son rôle de régie publicitaire.

Néanmoins, une contradiction apparaît dans le raisonnement qui amène à retenir la faute.

En effet, les juges tiennent pour acquis que, dans le cadre des services adwords, les sociétés Google exercent une triple activité de régisseur publicitaire, de conseil en publicité et de support publicitaire.

La question de la qualification juridique de l’activité exercée par Google dans ce cadre a fait l’objet d’un débat devant les tribunaux.

Depuis 2003, début des litiges relatifs aux adwords en France, Google souhaiterait se voir reconnaître une qualité d’intermédiaire technique (notamment d’hébergeur). Cette qualité l’exonèrerait en effet de tout contrôle a priori des contenus qu’il rend accessible sur internet. Dans l’éventualité où certains de ces contenus se révèleraient illicites, la responsabilité de Google ne serait engagée que si Google ne procédait pas, dans un bref délai, au retrait des contenus litigieux à compter de la notification de leur existence par un tiers selon l’article 6 de la loi de confiance dans l’économie numérique n° 2004-575 du 21 juin 2004 (dite loi LCEN) .

Un tel régime constituerait un avantage non négligeable pour Google qui pourrait générer en toute quiétude des revenus publicitaires jusqu’à une éventuelle contestation.

A l’inverse, la position des sociétés qui ont attaqué les sociétés Google a été de définir l’activité d’adwords comme celle d’une régie publicitaire obligeant donc les sociétés Google à s’assurer de la licéité des contenus qu’elles diffusent.

Cette dernière qualification a majoritairement été retenue par les juges bien qu’un jugement isolé du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, dans une affaire opposant la société Atrya à Google, n’ait pas exclu la qualité d’hébergeur à Google.

Ici encore la qualification de l’activité de Google est une question posée par la Cour de Cassation à la CJCE afin d’obtenir de précieuses réponses sur ce point.

Toujours est-il que dans la présente affaire, les juges tranchent de manière ferme en faveur de l’activité publicitaire.

Or, ainsi que nous venons de l’évoquer, une agence de publicité est tenue de garantir la disponibilité des signes proposés à ses clients. Les juges vont même jusqu’à affirmer que Google commet un faute au sens de l’article 1382 du code civil en ne vérifiant pas de manière volontaire, après la réservation d’un adword, que l’utilisation qui en est faite par l’annonceur n’est pas illicite tant au regard du droit des marques qu’au regard des règles de loyauté du commerce.

On pouvait donc s’attendre à ce que la faute de Google naisse de la simple mise en ligne des annonces publicitaires litigieuses.

Et pourtant, ce n’est pas de cette mise en ligne de l’annonce que les juges retiennent la faute de Google, mais bien de sa réaction qui n’a été que partielle suite aux premières récriminations de Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure. Cette responsabilité n’est pas sans rappeler celle des intermédiaires techniques, alors même que cette qualité n’est pas reconnue à Google en l’espèce.

3. Le tribunal de Grande Instance de Paris retient, en second lieu, une faute des sociétés Google au titre de la publicité déguisée selon l’article 20 de la loi LCEN, d’une part, et de la publicité mensongère selon l’article L 121-1 du code de la consommation, d’autre part.

Selon le premier de ces textes, toute publicité accessible au public en ligne doit être identifiée comme telle et doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

En retenant ce fondement, les juges mettent directement en cause la manière dont sont présentés les liens commerciaux du système adwords. En plaçant les résultats issus des adwords sous une rubrique « liens commerciaux » située au-dessus ou en marge des véritables résultats de la recherche sans distinction de couleurs ou de graphisme, Google ne permettrait pas l’identification du caractère publicitaire des liens commerciaux. Les juges se sont notamment appuyés sur un article du Journal du Net du 26 janvier 2005 qui affirme que « dans leur grande majorité, les internautes ne semblent pas en mesure de reconnaître le caractère publicitaire des liens commerciaux, les confondant donc avec les résultats naturels ».

La position du Tribunal de Grande Instance de Paris à cet égard est justifiée bien qu’une critique puisse être formulée concernant les faits. Google donne certes aux liens commerciaux autant d’importance qu’aux résultats naturels, néanmoins cela ne signifie pas forcément que les internautes puissent confondre ces deux types de résultats distincts, d’autant que les annonces publicitaires placées au-dessus sont regroupées dans un cadre de couleur intitulé « liens commerciaux », opérant ainsi une distinction avec les résultats naturels.

S’agissant de l’article L 121-1 du code de la consommation, les juges retiennent, que tant sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 (qui prohibait toute représentation fausse ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques du service objet de la publicité) que dans sa rédaction postérieure (qui incrimine les pratiques commerciales trompeuses consistant notamment à créer une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent), Google a commis une faute.

La référence à la rédaction ancienne de l’article L 121-1 du code de la consommation (article repris d’ailleurs en partie dans sa rédaction nouvelle au 2°) est tout à fait justifiée.

Néanmoins la référence aux dispositions du 1° de l’article L 121-1 (prohibant le fait de créer une confusion avec les marques d’un concurrent) est plus surprenante.

En l’espèce, l’activité adwords a occasionné une confusion entre d’une part les services des sociétés Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure et d’autre part ceux proposés par les voyagistes indélicats qui avaient réservé les mots correspondant aux dénominations de leurs concurrents.

Cela étant, une interprétation littérale de l’article L 121-1 1° du code de la consommation laisse penser que seul un concurrent peut réaliser une faute par pratique commerciale trompeuse. Or, Google n’est pas un concurrent de Voyageurs du Monde ou Terres d’Aventure.

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Ce nouveau jugement illustre parfaitement les difficultés auxquelles les juges sont confrontés lorsqu’ils appréhendent la question du positionnement publicitaire, comme c’est le cas dans l’affaire concernant les sociétés Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure.

Il est certain que l’usage des adwords par certains annonceurs qui profitent du système est répréhensible. Toutefois, il ne faut pas nécessairement en conclure que c’est l’intégralité du système qui doit être condamnée.

La question de savoir dans quelle mesure les sociétés Google doivent être tenues pour responsables des actions des annonceurs est d’une importance primordiale non seulement pour les titulaires de droits lésés mais également pour Google. Les premiers souhaitent, en effet, garder la possibilité de se retourner contre le moteur de recherche, en plus d’une action toujours possible contre l’annonceur indélicat lui-même, ce qui est intéressant en termes d’indemnisation. Le second se doit de préserver au mieux une activité publicitaire sur laquelle repose la quasi totalité de son chiffre d’affaires.

L’arrêt de la CJCE est donc attendu avec impatience afin de donner enfin une position et une ligne directrice communes aux Etats membres de l’Union Européenne sur la qualité précise des sociétés Google dans leur activité d’adwords (intermédiaire technique ou publicitaire) et sur l’existence d’actes de contrefaçon de la part des sociétés Google.

C’est en 1997, qu’Orange déposa la marque « Mobilix » auprès de l’OHMI. Très rapidement les Editions Albert René engagèrent des poursuites car elles estimaient qu’il y avait un risque de confusion dans l’esprit du public entre le signe « Mobilix » et le signe « Obelix ». Mais déjà en 2005, la Cour Européenne de Justice (CJCE) rejeta ce recours (Arrêt du 27 octobre 2005), estimant qu’il existait qu’une très faible similitude visuelle entre « Mobilix » et « Obelix ». Et que le terme Mobilix « peut être facilement perçu comme faisant référence à quelque chose de mobile ou à la mobilité », alors qu’Obelix sera identifié par le public comme le personnage de la bande dessinée.
Malgré l’utilisation régulière par les Editions Albert René du suffixe « -ix », elles n’en ont pas le « droit exclusif ».
Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2008, la CJCE à rejeté le pourvoi de la maison d’Edition, confirmant ainsi la validité du précédent jugement.

En 2001, le même éditeur avait gagné son procès contre Werner Heuser, le gérant du site mobilix.org, ( ce site informait gratuitement les lecteurs sur les nouveauté des systèmes Unix mobiles), celui ci renomma son site TuxMobil.

Voir les dépôts des marques MOBILIX et OBELIX auprès de l’OHMI.

A lire ailleurs: - Une décision un peu téléphonée -
Article du 21 decembre 2008 sur le Le petit Musée des Marques [pMdM]