En l’espèce, la société Céline SA (incorporée depuis lors au sein du groupe LVMH), titulaire, depuis 1948, de la marque CELINE pour désigner notamment des articles de prêt-à-porter et accessoires de luxe et propriétaire des boutiques éponymes, avait assigné en 2003 la société CELINE SARL, propriétaire d’une boutique de prêt-à-porter homme et femme de moyenne gamme portant l’enseigne CELINE (prénom de la fille du créateur) depuis 1950, aux fins de faire interdire les actes de contrefaçon de la marque CELINE et de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale et de l’enseigne CELINE, ainsi qu’aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.

Le Tribunal de Grande Instance de Nancy avait fait droit, en date du 27 juin 2005, à l’ensemble des demandes de la société Céline SA, tant du point de vue de la contrefaçon de ses droits sur la marque CELINE que de la concurrence déloyale et avait ainsi interdit à la société CELINE SARL toute utilisation du terme « Céline », seul ou en combinaison, à quelque titre que ce soit, lui avait ordonné de modifier son enseigne et sa dénomination sociale pour adopter un terme insusceptible de confusion avec la marque antérieure CELINE et l’avait condamnée à verser à la société Céline SA 25 000 Euros à titre de dommages et intérêts.

La société CELINE SARL avait interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de Nancy, en faisant valoir que « l’usage d’un signe identique à la marque verbale antérieure en tant que dénomination sociale ou enseigne échappe au domaine de la contrefaçon, dès lors que ni une dénomination sociale ni une enseigne n’ont pour fonction de distinguer des produits ou des services et que, en tout état de cause, il ne peut y avoir de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits concernés, en raison du positionnement exclusif de Céline SA sur le marché des vêtements et des accessoires de luxe ».

En effet, par principe, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne ont uniquement pour fonction d’identifier respectivement la société, le fonds de commerce ou un établissement et non des produits ou des services, à l’instar de la marque.

Ainsi, pour qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne portent atteinte à une marque antérieure, il est nécessaire de démontrer que le public va opérer un lien entre l’utilisation du signe, constituant la marque, à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et les produits et services visés par ladite marque.

La Cour d’Appel de Nancy a ainsi décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : « l’article 5, paragraphe 1 de la directive (…) doit-il être interprété en ce sens que l’adoption par un tiers qui n’y a pas été autorisé d’une marque verbale enregistrée, à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques constitue un acte d’usage de cette marque dans la vie des affaires, que le titulaire est habilité à faire cesser en vertu de son droit exclusif ? ».

Cette dernière a confirmé qu’en l’espèce, « l’usage par un tiers qui n’y est pas autorisé d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à faire interdire, s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque » (et notamment à sa fonction principale, à savoir sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits ou services visés) et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Nancy.

La Cour d’Appel de Nancy vient à présent de rendre son arrêt, en date du 6 avril 2010, en déboutant la société CELINE SARL. La Cour d’Appel a ainsi confirmé le jugement concernant la contrefaçon et l’atteinte portée par l’enseigne et la dénomination sociale CELINE à la marque renommée CELINE mais l’a infirmé sur le grief de concurrence déloyale (l’action en concurrence déloyale ne s’appuyant en l’espèce sur aucun fait distinct de la contrefaçon). La société CELINE SARL a également été condamnée à rembourser les 8000 Euros de frais d’avocats et à verser un euro symbolique au groupe LVMH, au titre des dommages et intérêts.

La société CELINE SARL est dès lors contrainte par la justice à changer le nom de son enseigne et de sa dénomination sociale, afin de ne pas porter préjudice à la marque homonyme, propriété du groupe de luxe LVMH.

Le groupe LVMH a fait observer que cette décision de justice confirme sa légitimité à protéger sa marque renommée CELINE contre toute utilisation qui pourrait en être faite pour des articles de prêt-à-porter, qui plus est, en l’espèce, de moyenne gamme, ce qui pourrait entraîner un avilissement de la marque de luxe du groupe LVMH.

On ne badine décidément pas avec le géant du luxe…

Proche géographiquement, historiquement et économiquement de la Chine et de sa réputation sur Internet ou ailleurs, Hong Kong a réussi à se démarquer de ses proches voisins et à sortir de cette zone à risque, du moins en ce qui concerne son système local de noms de domaine.

Les .HK, des ccTLD’s à nouveau fréquentables

Après avoir fait parler d’elle durant deux années consécutives (2007 et 2008) avec ses pole positions dans le classement McAfee des extensions les plus dangereuses, l’extension hongkongaise s’est refait une réputation : en 2009, elle se place en 34^ème position de ce même classement, avec 1,1% de noms de domaine en .HK diffusant du contenu malveillant (contre 19% en 2008).

Cette « chute » dans le classement et la relative sécurité des extensions .HK qui en découle semblent, selon les dires du responsable du HKIRC, Jonathan Shea, provenir à la fois de l’efficace travail de cohésion des différents services du Registre, des organismes de prévention contre les attaques informatiques, de la police et des télécommunications et des opérations de contrôle menées sur les noms de domaine suspicieux. Il a été demandé aux titulaires de noms de domaine utilisés de manière manifestement frauduleuse et/ou dont les coordonnées d’identification du titulaire paraissaient fallacieuses d’apporter des preuves complémentaires de leur identité. Ce « ménage » a permis de réduire le nombre de sites à risque, vecteurs de virus, spyware, spam, phishing ou autre.

Le ccTLD .HK a gagné en sécurité grâce à un effort du Registre et de ses partenaires en amont. Pour autant, l’extension hongkongaise n’est pas plus à l’abri qu’une autre face à l’enregistrement de noms de domaine frauduleux.

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle sont régulièrement confrontés à des enregistrements de noms de domaine en fraude de leurs droits, qu’il s’agisse de l’extension de deuxième niveau .HK ou des extensions de troisième niveau .COM.HK ou .IDV.HK ou des extensions en caractères chinois .公司.hk ou .個人.hk par exemple.

Les moyens de recours dont bénéficie un titulaire de droits squatté sont équivalents aux moyens traditionnels : il a le choix entre une procédure judiciaire et une procédure extrajudiciaire.

La voie judiciaire reste, comme dans de nombreux pays, longue et coûteuse ; il est souvent préférable de privilégier la voie extrajudiciaire lorsqu’elle est envisageable.

Une procédure locale qui ne dépayse pas les habitués de la procédure UDRP

En matière de noms de domaine, Hong Kong n’applique pas les règles UDRP mais dispose d’un règlement propre pour les .HK et les extensions de troisième niveau [i].

Les conditions d’engagement d’une procédure HKDNR DRP (Hong Kong Domain Name Registration Dispute Resolution Policy) restent cependant très similaires de celles de la procédure UDRP, du moins s’agissant des extensions non réservées aux particuliers.

Un nom de domaine risque la radiation ou le transfert au requérant, lorsque  :

• il est identique ou similaire à une marque enregistrée à Hong Kong,
• son titulaire ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime,
• il a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Conformément au cadre défini par les règles, l’arbitre ne peut prononcer que la radiation ou le transfert du nom de domaine au demandeur.

La taxe de procédure s’élève à 8.000 HK$ (environ 760 €) dans le cas d’un arbitre unique, au double lorsque les parties optent pour une commission de trois arbitres.

La procédure HKDNR DRP diverge de l’UDRP quant à la désignation de l’arbitre : quand le centre d’arbitrage UDRP désigne lui-même l’arbitre, le HKIAC soumet aux parties une liste de 5 candidats. Chacune des parties propose ensuite un classement de ces 5 arbitres selon ses préférences et celui qui obtient le meilleur rang dans chacune des listes sera désigné pour statuer sur le litige.

Une fois la plainte engagée auprès du HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre), le nom de domaine est gelé. Le défendeur ne peut donc pas le transférer de manière intempestive à un tiers (cyberflight). La décision de transfert n’en sera que plus facilement exécutable.

Comme l’UDRP, la procédure dure environ 2 à 3 mois, les délais de réponse du défendeur et de prononcé de la décision par l’arbitre étant fixés à 15 jours ouvrables par les règles d’application.

Les décisions sont publiées sur le site du centre d’arbitrage : www.hkiac.org.

Concernant la forme, le HKIAC n’applique pas encore de procédure électronique comme le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI ou la Cour d’Arbitrage Tchèque.

Très proche de la procédure UDRP, la procédure HKDNR DRP peut être facilement mise en œuvre pour le compte des entreprises occidentales.

Des particularités à maîtriser sous peine de déconvenues

Encore faut-il respecter les conditions d’engagement de la procédure, notamment celle de justifier de droits de marque enregistrés ou de marque d’usage à Hong Kong, des droits de marque étrangers étant insuffisants.

Même VeriSign, Inc a fait les frais de cette exigence particulière et en a été quitte de revoir sa copie (voir DHK-0600011 et DHK-0600012 VeriSign, Inc. contre Kristopher-Kent Harris au sujet du nom de domaine verisign.hk, voir aussi DN-0500016 Hallmart Limited contre Yat Fung Company au sujet du nom de domaine hallmart.com.hk ou DHK-0600013 Skype Hong Kong Limited contre Mikael Arhelger au sujet du nom de domaine skype.hk).

L’extension .COM.HK revêt la particularité de ne pouvoir être détenue que par une société immatriculée au Registre des Sociétés hongkongaises. La procédure d’arbitrage reste cependant ouverte à toute entité, même non enregistrée localement. Le requérant étranger prendra soin de joindre à sa demande en tant que co-requérant ou en tant que représentant expressément désigné sa filiale locale ou, à défaut, un représentant local susceptible de recueillir le nom de domaine à l’issue du litige.

Les noms de domaine en .HK peuvent être enregistrés en caractères latins mais les IDN chinois, traditionnel ou simplifié, sont également acceptés. Le règlement prévoit expressément que seront considérés comme identiques ou similaires les noms de domaine reproduisant les variantes en caractères traditionnels ou simplifiés de marques enregistrées en chinois. Aucun équivalent n’est prévu au règlement pour les translittérations en caractères latins. L’enregistrement de la marque à la fois en caractères latins et en caractères chinois, comme le recommande l’OMPI[ii], pourra s’avérer utile dans le cadre d’un litige relatif à un nom de domaine.

Les décisions concernant les .HK sont peu nombreuses (une cinquantaine depuis 2002) mais, mises à part certaines procédures conduites maladroitement, elles ont majoritairement été rendues en faveur du demandeur, que celui-ci soit asiatique ou non.

Bien accompagnée et conseillée, une entreprise occidentale ne devrait pas hésiter à faire valoir ses droits de propriété intellectuelle sur Internet et à Hong Kong, place forte de l’économie asiatique.

[ii] Voir sur www.wipo.int, Les noms de domaine internationalisés et “Introduction au droit et à la pratique en matière de marques” (publication de l’OMPI n° 653 (F), Genève 1993, 2e éd.), paragraphe 3.1.3.3 (Termes étrangers et translittérations).

« L’e-réputation est composée par l’image (subjective) que renvoie à un internaute l’ensemble des contenus qui lui sont accessibles en ligne, en rapport avec la marque. Ceux-ci peuvent être créés par les internautes ou par la marque elle-même, sur différentes sources: blogs, forums, réseaux sociaux, sites d’avis de consommateurs… » définition blueboat

Les points marquants de cette définition sont :

1. l’E-Réputation relève du subjectif, de l’image…de marque ?
2. Les informations ne sont pas forcément émises par la marque elle même, mais par tout internaute, et c’est cet aspect qui sera traité ici.
3. Elle se construit principalement sur le web social, participatif.

Quelques caractéristiques

Les grandes marques sont particulièrement concernées, mais les petites et moyennes entreprises ne sont pas pour autant épargnées.

L’E-Réputation englobe tout message de la part d’un internaute sur une marque et à destination des autres internautes. Plaintes, constats, compliments…les messages en tout genre sont souvent relayés par d’autres internautes qui surenchérissent avec leur propre anecdote et parfois s’organisent en communauté autour de la marque.

Voir ces exemples tirés de Facebook :

exemple :  Caisse d’épargne	exemple:  SNCF	exemple: Quick

Le phénomène prend une ampleur proportionnelle à l’explosion du web social (600 000 nouveaux membres par jour pour Facebook, 18 millions par an pour Twitter (source : http://www.commentcamarche.net/news/5850868-les-statistiques-du-web-social-en-temps-reel-grace-au-gary-s-social-media-count).

Quels problèmes cela pose-t-il ?

Auparavant, un client mécontent se plaignait auprès des services de l’entreprise elle-même. Maintenant, de plus en plus de clients racontent leurs déboires sans en avoir nécessairement discuté avec la société. En plus de contenir des propos plus ou moins durs voire dénigrants, les témoignages sont souvent illustrés par des slogans ou logos détournés et même par des reproductions de courriers émanant de l’entreprise et supposés relever des correspondances privées.

Évidemment, à côté de l’image véhiculée par les entreprises, le bouche à oreille a toujours existé mais ne laissait pas de trace écrite et concernait une petite communauté. C’est tout le contraire de la situation actuelle, où les contenus web peuvent être accessibles à tous sur une durée plus ou moins longue.

L’accessibilité à toutes ces informations est facilitée par la performance des moteurs de recherche :

L’entreprise perd donc le contrôle de son image et s’éloigne de son client qui ne fait plus forcément remonter les réclamations aux services compétents.

Le décalage entre l’image souhaitée (par l’entreprise) et l’image perçue (par l’internaute, le client, le prospect) est accentué. Il génère une baisse de confiance de la clientèle vis à vis de son entreprise et la clientèle potentielle est susceptible d’être détournée.

Etant donné qu’on ne sait jamais vraiment qui se cache derrière un post ou un profil Facebook, la clientèle peut être victime de désinformation car certaines entreprises profitent de l’avènement du web social pour discréditer des concurrents ou faire l’éloge de leurs propres services, sous couvert d’anonymat…naturellement.

Pas de hasard, pas de fatalité : en devenant acteur (et non spectateur) de son E-Réputation, toute entreprise peut tirer profit du Web social, à condition d’en maîtriser les rouages.

Quelles solutions ?

Détecter les contenus : la veille web

Objectif : être informé de tous les contenus pertinents afin de pouvoir réagir rapidement.

Des solutions humaines et logicielles existent pour détecter plus ou moins finement l’usage des marques sur tout ou partie du Web.

La veille peut-être réalisée en interne ou sous-traitée mais dans tous les cas, la mise en œuvre d’une veille web suppose une bonne connaissance de l’entreprise et de ses marques. Réalisée en interne, elle suppose l’acquisition et la prise en main d’un logiciel ainsi que des ressources humaines (en nombre variable selon l’entreprise). Externalisée, une attention particulière sera accordée à la compréhension des problématiques de l’entreprise.

La veille web n’est pas une fin en soi. À l’obtention de résultats pertinents, il s’agira de définir une action adaptée.

Analyse : communication et conseil

Il est très important d’être vigilant quant à la réaction à adopter face à un message négatif. Le dialogue est souvent préférable à l’intervention agressive, qui risque d’alimenter la polémique et placer l’entreprise dans le rôle de censeur. Vous pourrez trouver conseil auprès d’agences spécialisées issues des métiers de l’information-communication et du droit. Il est également possible de recruter une personne dédiée à la gestion de votre réputation sur le Web ou « Community Manager ». Le choix dépendra principalement des moyens de l’entreprise et du volume d’informations à traiter.

Dans certains cas, une intervention juridique s’impose en raison du caractère contrefaisant ou diffamatoire du contenu. Seuls des spécialistes pourront évaluer l’opportunité d’agir contre l’émetteur d’un message diffamatoire. Cet article n’a pas vocation à traiter les aspects juridiques en détail, mais on pourra trouver des éléments de réponse à cette adresse : http://www.droit-technologie.org/actuality-1277/les-atteintes-a-la-reputation-sur-internet.html

Dans tous les cas, une gestion efficiente de sa réputation sur la toile combinera veille web, conseil et expertise juridique.

Pour aller plus loin :

• Livre blanc sur l’E-Réputation paru en mars 2010 et coordonné par Aref JDEY
• Le 4e forum international sur la cybercriminalité consacrera à l’E-Réputation un atelier mercredi 31 mars : « E-réputation et Social engineering : nouvel enjeu de société »
• Emission sur  l’E-Réputation diffusée durant le JT de France 2 du samedi 27 mars.

Cette décision rendue dans le cadre d’une Procédure Alternative de Règlement des Litiges par décision technique nous permet de nous pencher sur l’importance donnée aux différents éléments pris en compte par l’Expert pour trancher un litige relatif à un nom de domaine en .fr.

Les faits sont les suivants : la société Web Intelligence réserve le 9 décembre 2005 le nom de domaine www.anthropologie.fr sur lequel elle héberge une page de parking Sédo proposant divers liens de nature commerciale.
La société Urban Outfitters possédant les marques française et communautaire « ANTHROPOLOGIE » dépose une demande auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI le 15 décembre 2009 pour se voir transférer le nom de domaine litigieux.

Fort logiquement, la partie défenderesse met en avant, le fait que la marque est composée d’un terme on ne peut plus générique et que, par conséquent, lui conférer un monopole sur ce signe serait contraire au principe de la liberté du commerce et de la concurrence.
De plus, elle conteste l’argument de la notoriété de la marque mis en avant par le requérant. Comment aurait-il pu en être autrement, la société Urban Outfitters arguant d’une telle notoriété du simple fait qu’existe une définition de la marque ANTHROPOLOGIE sur le site Wikipédia où tout un chacun peut rajouter du contenu.

Tout d’abord, l’Arbitre estime que le réservataire du nom de domaine litigieux était de bonne foi lors de l’enregistrement dudit nom de domaine.

Que demander de plus ? À première vue, la réponse la plus évidente serait de rejeter la demande faite par la société Urban Outfitters.
Mais voilà que l’arbitre décide du transfert du nom de domaine à la société demanderesse.

En suivant pas à pas le raisonnement de l’Expert, la solution ne semble plus si incongrue.

S’agissant du caractère générique du terme « anthropologie » , cet argument est écarté du fait que, d’une part, il s’avère être très fortement distinctif pour les produits désignés dans les marques du Requérant, et, d’autre part, parce que le Défendeur n’a pas exploité le nom de domaine dans le sens courant du mot anthropologie.

Il apparaît évident que le nom de domaine aurait été inattaquable s’il avait désigné un site relatif à l’anthropologie, le réservataire aurait prouvé de ce fait un intérêt légitime.

Au lieu de cela, on apprend que la page de parking qu’il héberge propose des liens commerciaux dont une majorité amène à des sites de mode, d’habillement, et même à un site de la marque Urban Outfitters.

Il convient de rappeler ici que, lors de la création d’une page de parking, un choix s’offre à nous : soit on laisse un robot choisir les liens qu’il estime pertinents et en relation avec le nom de domaine, soit on sélectionne nous même les catégories de liens que l’on souhaite voir apparaître sur la page.
En l’espèce, lorsque l’on se penche d’un peu plus près sur la liste des sites qui sont proposés sur la page de parking hébergée par le nom de domaine, certains indices laissent à penser que l’optimisation des liens publicitaires a été faite automatiquement. Plusieurs liens pointent des sites de vente de volets roulants et de stores. Cela s’explique par l’amalgame fait par le robot entre les termes « store » pris dans le sens anglais  et désignant une boutique, et « store » pris dans son sens français et désignant des volets.
Le terme anglais étant souvent associé au mot anthropologie dans les requêtes des internautes, le sens français a également été pris en compte dans le choix automatique des mots clés.

Peu importe finalement que le choix des mots clés ait été effectué automatiquement ou non, l’Expert estimant que « le titulaire d’un nom de domaine qui décide d’héberger un espace publicitaire à des fins lucratives  doit être vigilant quant à son contenu, et prendre soin de ne pas porter préjudice à des tiers en détournant leur clientèle vers des sites de concurrents » .

Le simple usage de nature commerciale (rémunération par un système de pay per click) portant atteinte aux droits du titulaire d’une marque, c’est à dire redirigeant les internautes vers des sites de concurrents, suffit pour faire droit à la demande de transfert du nom de domaine. Il est indifférent que l’atteinte soit volontaire ou non, le réservataire d’un nom de domaine étant soumis à une obligation de vigilance quant à son contenu.

Pour résumer, lorsque l’on met en balance d’une part un enregistrement apparemment de bonne foi d’une marque extrêmement descriptive et non notoire, et d’autre part un usage du nom de domaine risquant de porter préjudice au titulaire de la marque (volontairement ou non), ce simple usage suffit à faire succomber le défendeur.

Cette décision est, somme toute, logique en application de l’article 20(c) du Règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du .fr et du .re par décision technique, selon lequel « l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable » .

La procédure UDRP de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est limitée aux litiges opposant un droit de marque à un nom de domaine postérieur alors que la PARL du .fr et du .re, par décision technique, porte sur les « atteintes aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne » .
Cette décision montre encore une différence entre ces deux procédures, la PARL semblant en effet offrir une protection plus étendue aux droits protégés.
En effet, l’Expert ayant reconnu la bonne foi du défendeur, le nom de domaine n’aurait jamais été transféré dans une procédure UDRP.

Article rédigé par Maxime Platakis, stagiaire au département Multimédia du Cabinet Meyer & Partenaires.

Tel n’était pas le cas de l’Italie jusqu’à très récemment.

Le règlement d’exécution du Code de la Propriété Intellectuelle italien (tel qu’issu du « Décret législatif  » du 10 février 2005) permettant d’engager une procédure d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque déposée auprès de l’Office italien est enfin entré en vigueur le 10 mars 2010.

La procédure d’opposition italienne est inspirée par celle en vigueur au plan communautaire.
Schématiquement, la procédure se déroule en 5 étapes :

1. Publication de la demande d’enregistrement dans la Gazette des marques italiennes.
2. Période de 2 mois pendant laquelle l’opposition peut être engagée et les fondements de l’opposition communiqués à l’Office.
3. Période de 2 mois pendant laquelle l’Office italien examine la recevabilité de l’opposition.
4. Période de 2 mois pendant laquelle un règlement amiable peut être négocié entre les parties (cooling-off).
5. Période de 60 jours pendant laquelle le déposant peut déposer ses arguments en réponse à l’opposition.

L’Office italien a ensuite la possibilité de demander, à son entière discrétion, des éléments d’information ou de preuve supplémentaires à chacune des deux parties, pour prendre sa décision.

La taxe officielle d’engagement de la procédure d’opposition n’est pas encore connue.

Cette procédure permet désormais de régler rapidement et à moindre coût les problèmes qui étaient posés par des marques contrefaisantes et qui nécessitaient auparavant l’engagement d’une action judiciaire en annulation devant les tribunaux italiens.

Site du Ministère du développement économique italien

Dans cette émission, Alexandre NAPPEY traite la question du cybersquatting en Russie.

Sans procédure de résolution des litiges en place, quels sont les recours pour les sociétés qui voient leurs marques cybersquattées.

Vous pouvez visionner cette vidéo directement sur le site domaine.info.

La société allemande Kärcher, leader sur le marché du matériel de nettoyage haute pression et autres dispositifs de nettoyage, s’est immédiatement émue de cette nouvelle utilisation de sa marque mondialement connue par une personne politique.

En effet, en 2007, l’actuel Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, alors Ministre de l’Intérieur, avait déjà fait une déclaration dans laquelle il avait utilisé la marque Kärcher de manière usuelle lors d’une visite en Seine-Saint-Denis, déclaration à l’origine d’une importante polémique.

Les produits de la marque KÄRCHER avaient, par la suite, fait l’objet de nombreuses caricatures aux effets désastreux sur son image, contraignant la société Kärcher à une vaste et coûteuse campagne de communication dans le but de redorer son blason.

Au-delà de l’atteinte portée à l’image de la marque KÄRCHER et de la société qui l’exploite, un tel usage public pour désigner de manière générique des dispositifs de nettoyage porte également préjudice à son titulaire dès lors qu’il participe à rendre le signe KÄRCHER usuel.

Or, s’il est possible de proroger indéfiniment la protection attachée à un droit de marque en procédant à son renouvellement, il est des cas où, au cours de son existence, une marque peut être déclarée invalide par une décision de justice.

Parmi ces cas, l’article L714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que le propriétaire d’une marque peut être déchu de ses droits si ladite marque est devenue, du fait de son propriétaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service qu’elle désigne.

Le mécanisme de perte de droit de marque de cette disposition, plus connu sous le nom de « dégénérescence »  est soumis à la réalisation de trois conditions cumulatives :

1. le signe de la marque en question doit être devenu la désignation usuelle du produit sur lequel il est apposé,
2. le fait pour le signe de devenir usuel doit résulter d’une faute imputable au titulaire de la marque, et
3. la déchéance doit être prononcée par une décision de justice.

Ainsi, celui qui souhaite obtenir la déchéance d’une marque doit nécessairement le faire au moyen d’une action judiciaire, soit à titre principal (en attaque) soit, plus généralement, à titre reconventionnel (en tant que moyen de défense lors d’une action en contrefaçon).

En premier lieu, il appartient au demandeur de l’action en déchéance de démontrer que la marque a perdu le pouvoir attractif qui lui a été accordé au moment de l’enregistrement en apportant la preuve que le signe est perçu des consommateurs comme le nom générique d’un produit ou d’un service.

L’une des fonctions essentielles de la marque étant de garantir que tout produit ou service revêtu du signe a été mis dans le commerce par une entité unique ou sous la responsabilité de celle-ci, le droit perd sa raison d’être dans l’éventualité où le signe n’est plus perçu comme l’indication d’une origine commerciale mais comme la désignation générique d’un produit ou d’un service commercialisé par toute entreprise du secteur concerné.

Le fait pour une marque de devenir usuelle résulte d’une utilisation répétée tant dans la sphère économique (par des concurrents du titulaire) que dans la sphère non économique (article de presse, roman,…). Le titulaire, lui même, peut, s’il n’y prend pas garde, participer à rendre sa marque propre usuelle dans la manière dont il communique sur ses produits ou ses services.

Cela peut résulter d’un lent processus (comme le cas des marques MOBYLETTE et FRIGIDAIRE) ou être fulgurant (c’est ce qui est récemment arrivé à la marque TEXTO de la société SFR qui s’est vue déclarée déchue pour cause de dégénérescence par la Cour d’Appel de Paris en septembre 2009) selon l’engouement connu par les produits et services. Certaines catégories de marques sont ainsi plus exposées que d’autres à cet écueil, en particulier celles bénéficiant d’une renommée ou d’une notoriété importante ou encore celles exploitées sur des produits particulièrement innovants et pour lesquels il n’existe pas de nom générique.

Dans le cas qui nous intéresse, la marque KÄRCHER a été innovante et bénéficie d’une notoriété certaine en matière de dispositifs de nettoyage utilisant de l’eau à haute pression. Néanmoins, aussi notoire soit-elle, cette marque reste l’indication que l’appareil nettoyant commercialisé a été mis sur le marché par la société Kärcher et non par l’un de ses concurrents sur le marché. La limite entre la notoriété d’une marque et sa dégénérescence peut, dans certains cas, être très mince.

Cela étant, pour qu’une marque soit déchue, il ne suffit pas que son signe devienne la désignation usuelle d’un produit ou d’un service couvert par son enregistrement, encore faut-il, en second lieu, que le titulaire de la marque n’ait pas protesté lorsque sa marque a été utilisée de manière générique.

C’est au titulaire d’apporter la preuve d’actions tendant à empêcher sa marque de devenir usuelle.

La réaction du titulaire peut prendre la forme d’une simple lettre de mise en demeure rappelant, d’une part, au responsable de l’utilisation générique de la marque les droits détenus et sollicitant, d’autre part, un correctif ou que l’usage impropre ne se reproduise plus à l’avenir.

Toutefois, pour faire efficacement échec à la dégénérescence, le titulaire de la marque ne peut se contenter de protester par voie de mises en demeure. Des actions judiciaires doivent également être initiées dans le cas où des lettres de réclamation ne suffiraient pas à faire cesser le trouble. De même, il appartient au titulaire d’empêcher ses concurrents d’enregistrer et d’exploiter des marques dont le signe reprendrait la marque première de manière générique.

Il n’est pas nécessaire qu’une intervention soit effectuée de manière systématique à un usage générique de la marque. Il serait, en effet, difficile et onéreux d’opérer un contrôle total de tous les médias auquel le public peut avoir accès de nos jours et certaines utilisations peuvent échapper à la vigilance du titulaire.

Cela étant, plus le ratio du nombre d’interventions par rapport au nombre d’usages est élevé, meilleures sont les chances d’échapper à la déchéance par dégénérescence. De même, la protestation à une utilisation générique dans un média bénéficiant d’une grande visibilité devrait avoir plus d’impact que la protestation à une utilisation sous une forme plus confidentielle.

Il est certain que les réactions du titulaire doivent être proportionnées à l’intensité de l’usage usuel : si l’usage générique est systématique, le titulaire se doit alors de réagir de manière intransigeante pour défendre le caractère distinctif de sa marque.

Toujours est-il que des marques devenues usuelles ne seront pas déchues si leur titulaire démontre avoir entrepris toutes les actions nécessaires, même sans succès, pour empêcher la dégénérescence.

Les dispositions de l’article L714-6 sont donc tout autant la sanction du fait que la marque soit devenue la désignation générique d’un produit ou d’un service couvert par l’enregistrement que la sanction de la faute du titulaire de ne pas avoir défendu sa marque.

La réaction de la société Kärcher suite aux utilisations génériques de sa marque par Monsieur Sarkozy en 2007 ou plus récemment par Madame Amara nous donne l’occasion d’illustrer les propos sur les protestations que doivent exprimer les titulaires pour lutter contre le risque de la dégénérescence qui constitue une véritable  « épée de Damoclès » suspendue au dessus de toute marque.

Pour assurer la pérennité de leurs droits, il est donc important que les titulaires de marques, par une surveillance étroite, restent attentifs à l’usage fait de leurs signes distinctifs par des tiers afin d’identifier les références impropres et en faisant valoir leurs droits chaque fois que cela est nécessaire.

BREVET

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Le brevet communautaire est mort… 04/12/2009
… mais pour se réincarner en « brevet de l’Union Européenne ». Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Communauté Européenne est en effet remplacée par l’Union Européenne.

T570/07 : le mémoire de recours doit être complet 07/12/2009
Alors que la demande avait été rejetée pour défaut de clarté, extension indue (Art 123(2) CBE) et défaut d’activité inventive, le requérant, dans son mémoire de recours, s’était contenté d’argumenter sur la pertinence de l’art antérieur.

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MARQUE

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Les jeux olympiques du sexe : un droit à l’exception humoristique ? 04/12/2009
Près de vingt ans après la fameuse affaire LACOSTE / J’ACCOSTE (1) et dans un contexte où de nombreuses affaires sont portées devant la justice pour des parodies de marques, le magazine TÊTU a lui aussi été mis en cause par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) qui lui reprochait l’utilisation des marques et emblèmes olympiques.

Krys lance Mademoiselle Lunettes 07/12/2009
Le réseau d’opticiens Krys vient de lancer une nouvelle marque de lunettes. Baptisée Mademoiselle Lunettes, elle se veut concurrente des grandes marques de créateurs du marché et s’adresse aux femmes de 35 ans et plus.

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NOM DE DOMAINE

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Google lance son propre service DNS 04/12/2009
Affirmant œuvrer pour un Internet plus rapide et plus sûr, Google a lancé, jeudi dernier, Google Public DNS, son propre service de résolution des noms de domaine. Le système est encore en phase expérimentale mais ouvert au public.

E-commerce et franchise : que dit la loi ?04/12/2009
Alors que le e-commerce en ligne fait la fortune de certains distributeurs indépendants, les réseaux de franchise patinent sur le net faute d’avoir su anticiper le succès de la toile dans leurs contrats de franchise. Un franchisé peut-il ouvrir un site internet de vente en ligne sans être inquiété par son réseau de franchise ?

Le nom de domaine camerounais une fois de plus indéxé 07/12/2009
Un récent rapport classe le nom de domaine .cm en tête des domaines les plus à risques.

Le .BANK aurait-il du plomb dans l’aile 07/12/2009
Le ou les projets de .BANK auraient-ils du plomb dans l’aile? Un organisme gouvernenmental canadien s’appuie sur les lois locales pour expliquer à l’ICANN, dans une lettre récemment envoyée à son CEO, que seules les structures placées sous son autorité ont le droit d’utiliser le terme « banque » au Canada.

Panorama des dernières décisions 07/12/2009
Les dernières décisions arbitrales mettent en exergue les actions de plus en plus fréquentes des collectivités territoriales françaises, victimes d’atteintes aux droits qui leurs sont reconnus par la législation française. Autre tendance relevée ces derniers jours, la récupération de noms de domaine associant une marque à une extension géographique mais avant l’extension!

Le .nl innove avec une option « nom réservé »07/12/2009

Le registre vient d’annoncer la mise en application de plusieurs mesures émanant de cette consultation. L’une d’elle semble assez innovante : la possibilité de « réserver » un nom de domaine.

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PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

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Contrefaçon en droit d’auteur et mesures conservatoires : enfin un arrêt de Cour d’appel 07/12/2009

La Cour d’appel de DIJON, par arrêt du 12 Novembre 2009, illustre le pouvoir du juge des requêtes d’ordonner, sur le fondement de l’article L.331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle, des mesures conservatoires parallèlement à une action en contrefaçon fondée sur le droit d’auteur.

Espagne : scandale autour de la HADOPI locale 07/12/2009

L’exemple français n’est sans doute pas pour rien dans le projet de loi visant à enrayer le téléchargement illégal présenté la semaine dernière en Espagne. Le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero y propose la création d’une Commission de la propriété intellectuelle qui aurait toute latitude pour bloquer ou faire fermer les sites Internet favorisant l’échange illégal de fichiers soumis au droit d’auteur.

Apple rachète le site de streaming Lala.com 07/12/2009

Apple a confirmé, dimanche 6 décembre, avoir racheté l’entreprise Lala.com <http://www.lala.com/>, une start-up californienne spécialisée dans la diffusion de musique en streaming sur Internet (sans téléchargement). Le service n’est pour l’instant disponible que pour les Etats-Unis, en raison de restrictions sur les droits d’auteurs.

Mininova en berne, pas les téléchargements de torrents 07/12/2009

Dégringolade pour Mininova, dix jours après la suppression de plus d’un million de torrents <http://www.clubic.com/actualite-313012-p2p-mininova-supprime-torrent-illegaux.html>. Les administrateurs du site de partage jusqu’alors le plus visité au monde se sont effectivement pliés aux exigences de la BREIN, l’association de protection des droits de l’industrie culturelle des Pays-Bas, conformément à la condamnation du 26 aout dernier <http://www.clubic.com/actualite-295786-justice-mininova-brein-retirer-torrents-illicites.html>, qui leur a ordonné de retirer tous les liens vers des contenus soumis au droit d’auteur.

BREVET

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Reintroduction of grace period for payment of extension fees at EPO. [EN] 26/11/2009
L’OEB a décidé de modifier sa pratique concernant le paiement des taxes d’extension.  Un délai supplémentaire de deux mois pour le paiement tardif des taxes d’extension sera à nouveau appliquer.

Nouvelle version des directives. 01/12/2009
L’OEB publie depuis hier une version modifiée des directives, en vigueur à compter du 1er avril 2010, qui tient donc compte des différentes modifications du règlement d’exécution entrant en vigueur le même jour.
Pour l’instant, seule la version anglaise est disponible.

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MARQUE

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UAE changes collection of trademark fees [EN] 23/11/2009
Les Émirats arabes unis ont fait quelques changements dans la perception des marques de publication et de frais d’inscription.

Protection absolue des Jeux Olympiques 30/11/2009
Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est dépositaire en France de la devise, de l’hymne, du symbole olympique ainsi que des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiade », qui appartiennent au Comité international olympique (CIO).

Pas d’anonymat sur eBay? Nov. 2009
Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 6 novembre 2009 modifie la donne en matière de vente C to C (Consumers to Consumers, soit de particulier à particulier) puisqu’il lui applique un régime prévu à l’origine pour les professionnels.

La préférence de marque, ça se travaille! 30/11/2009
Génération, invention, vibration, connexion, vision : cinq mots et autant de défis à relever pour les entreprises qui veulent rejoindre l’élite.

Apple récupère la marque TabletMac 30/11/2009
Ironie du sort avec toutes les spéculations autour d’une tablette Apple la firme de Cupertino a récupéré la marque déposée « TabletMac ».

Syrie : quand le glas de la déclaration de boycott a enfin sonné ! 30/11/2009
L’obligation de joindre au dépôt d’une marque en Syrie une déclaration de boycott d’Israël a été abrogée.

Comment protéger ses marques au Monténégro et au Kosovo ? 30/11/2009
Les procédures et délais de revalidation ou de re-dépôts étant achevés, la protection au Monténégro et au Kosovo ne peut plus être obtenue que par de nouveaux dépôts.

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NOM DE DOMAINE

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15 bouteilles de Pespi contre un nom de domaine de Coca 30/11/2009
Le nom de domaine rockncoke.net a fait l’objet d’un étrange troc peu apprécié par le géant Coca Cola. Ce dernier a entamé une procédure de récupération du nom de domaine litigieux auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

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PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

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Le streaming, légal ou illégal ? 30/11/2009
Le streaming permet la lecture d’un flux de données, à mesure qu’il est diffusé. Le succès de cette technologie est fulgurant, pour divers motifs, tantôt honorables tantôt moins. Notamment, nombre d’internautes voient en ce moyen la panacée pour être à l’abri des lois. Une sorte de vide juridique dont on pourrait profiter. Qu’en est-il vraiment ?

Début du procès dans l’affaire des faux César 30/11/2009
Dix personnes comparaissent à Grasse pour un trafic de contrefaçon des oeuvres du sculpteur César.

Bibliothèque numérique : l’UE crée un comité des sages 30/11/2009
Les ministres de la Culture européens tentent de définir un équilibre entre financement public et privé afin d’éviter tout monopole de la part de certains géants de l’Internet comme Google.

• la TWIZY Z.E. CONCEPT
• la KANGOO Z.E. CONCEPT
• la ZOE Z.E. CONCEPT
• la FLUENCE Z.E. CONCEPT.

Mais Renault s’est attiré les foudres des Zoé françaises en choisissant le nom de sa future berline environnementale.

Renault ZOE Z.E. CONCEPT (Wikipedia)

Une pétition réunissant à ce jour  611 signatures a même été mise en ligne le 06 novembre dernier  par le papa d’une Zoé, qui considère que sa « fille a un beau prénom qui ne doit pas être associé à celui d’une voiture » .

Il est cependant opportun de souligner que la marque française Zoé a été déposée par Renault en 1991 et que la marque internationale Zoé a été déposée en 1995.

Le Groupe Renault justifie ce choix de marque par la recherche d’appellations « plus évocatrices, chaleureuses, porteuses de sens et d’émotion que des combinaisons de chiffres et de lettres » .

En effet, les grands groupes ont développé ces dernières années une stratégie marketing basée sur l’affect. Le choix d’un prénom pour désigner un produit ou un service rassure le consommateur et joue sur une politique de proximité et d’humanisme. Ajouter l’affectif dans le marketing permet de séduire et d’apaiser les consommateurs qui pensent avoir affaire à un produit « proche d’eux » , qui répond à leurs besoins.

Cette stratégie a été mise en place depuis de nombreuses années et dans des domaines très variés : il y a bien sûr la Megane ou la Clio chez Renault mais il y a également la lessive Ariel, les jeux Nathan, les nourritures pour chat Félix, le parfum Anaïs Anaïs ou Noa, le service Ameli de la Sécurité sociale,…

Les prénoms sont fréquemment utilisés à titre de marque. Mais l’inverse est également vrai, certaines marques inspirent des prénoms. Marcel Botton, fondateur du groupe Nomen, raconte que « des parents lui ont écrit pour lui dire qu’ils avaient appelé leur enfant Logan » .

A ce jour, le Groupe Renault souligne le fait que le terme Zoé est utilisé uniquement pour désigner le nom d’un nouveau concept. Que les Zoé se rassurent il n’est pas encore certain que la nouvelle berline de Renault porte leur prénom. Mais alors qui sont les prochaines à devoir se faire du souci ?

En savoir plus:

• « Une voiture nommée Zoé ? Les Zoé se rebiffent contre Renault » article provenant du site Eco rue89
• « Comment on invente un nom de marque«   article du Capital Hors-Série, otobre – novembre 2009 de V. Lamigeon et P. Piquard