Proche géographiquement, historiquement et économiquement de la Chine et de sa réputation sur Internet ou ailleurs, Hong Kong a réussi à se démarquer de ses proches voisins et à sortir de cette zone à risque, du moins en ce qui concerne son système local de noms de domaine.

Les .HK, des ccTLD’s à nouveau fréquentables

Après avoir fait parler d’elle durant deux années consécutives (2007 et 2008) avec ses pole positions dans le classement McAfee des extensions les plus dangereuses, l’extension hongkongaise s’est refait une réputation : en 2009, elle se place en 34^ème position de ce même classement, avec 1,1% de noms de domaine en .HK diffusant du contenu malveillant (contre 19% en 2008).

Cette « chute » dans le classement et la relative sécurité des extensions .HK qui en découle semblent, selon les dires du responsable du HKIRC, Jonathan Shea, provenir à la fois de l’efficace travail de cohésion des différents services du Registre, des organismes de prévention contre les attaques informatiques, de la police et des télécommunications et des opérations de contrôle menées sur les noms de domaine suspicieux. Il a été demandé aux titulaires de noms de domaine utilisés de manière manifestement frauduleuse et/ou dont les coordonnées d’identification du titulaire paraissaient fallacieuses d’apporter des preuves complémentaires de leur identité. Ce « ménage » a permis de réduire le nombre de sites à risque, vecteurs de virus, spyware, spam, phishing ou autre.

Le ccTLD .HK a gagné en sécurité grâce à un effort du Registre et de ses partenaires en amont. Pour autant, l’extension hongkongaise n’est pas plus à l’abri qu’une autre face à l’enregistrement de noms de domaine frauduleux.

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle sont régulièrement confrontés à des enregistrements de noms de domaine en fraude de leurs droits, qu’il s’agisse de l’extension de deuxième niveau .HK ou des extensions de troisième niveau .COM.HK ou .IDV.HK ou des extensions en caractères chinois .公司.hk ou .個人.hk par exemple.

Les moyens de recours dont bénéficie un titulaire de droits squatté sont équivalents aux moyens traditionnels : il a le choix entre une procédure judiciaire et une procédure extrajudiciaire.

La voie judiciaire reste, comme dans de nombreux pays, longue et coûteuse ; il est souvent préférable de privilégier la voie extrajudiciaire lorsqu’elle est envisageable.

Une procédure locale qui ne dépayse pas les habitués de la procédure UDRP

En matière de noms de domaine, Hong Kong n’applique pas les règles UDRP mais dispose d’un règlement propre pour les .HK et les extensions de troisième niveau [i].

Les conditions d’engagement d’une procédure HKDNR DRP (Hong Kong Domain Name Registration Dispute Resolution Policy) restent cependant très similaires de celles de la procédure UDRP, du moins s’agissant des extensions non réservées aux particuliers.

Un nom de domaine risque la radiation ou le transfert au requérant, lorsque  :

• il est identique ou similaire à une marque enregistrée à Hong Kong,
• son titulaire ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime,
• il a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Conformément au cadre défini par les règles, l’arbitre ne peut prononcer que la radiation ou le transfert du nom de domaine au demandeur.

La taxe de procédure s’élève à 8.000 HK$ (environ 760 €) dans le cas d’un arbitre unique, au double lorsque les parties optent pour une commission de trois arbitres.

La procédure HKDNR DRP diverge de l’UDRP quant à la désignation de l’arbitre : quand le centre d’arbitrage UDRP désigne lui-même l’arbitre, le HKIAC soumet aux parties une liste de 5 candidats. Chacune des parties propose ensuite un classement de ces 5 arbitres selon ses préférences et celui qui obtient le meilleur rang dans chacune des listes sera désigné pour statuer sur le litige.

Une fois la plainte engagée auprès du HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre), le nom de domaine est gelé. Le défendeur ne peut donc pas le transférer de manière intempestive à un tiers (cyberflight). La décision de transfert n’en sera que plus facilement exécutable.

Comme l’UDRP, la procédure dure environ 2 à 3 mois, les délais de réponse du défendeur et de prononcé de la décision par l’arbitre étant fixés à 15 jours ouvrables par les règles d’application.

Les décisions sont publiées sur le site du centre d’arbitrage : www.hkiac.org.

Concernant la forme, le HKIAC n’applique pas encore de procédure électronique comme le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI ou la Cour d’Arbitrage Tchèque.

Très proche de la procédure UDRP, la procédure HKDNR DRP peut être facilement mise en œuvre pour le compte des entreprises occidentales.

Des particularités à maîtriser sous peine de déconvenues

Encore faut-il respecter les conditions d’engagement de la procédure, notamment celle de justifier de droits de marque enregistrés ou de marque d’usage à Hong Kong, des droits de marque étrangers étant insuffisants.

Même VeriSign, Inc a fait les frais de cette exigence particulière et en a été quitte de revoir sa copie (voir DHK-0600011 et DHK-0600012 VeriSign, Inc. contre Kristopher-Kent Harris au sujet du nom de domaine verisign.hk, voir aussi DN-0500016 Hallmart Limited contre Yat Fung Company au sujet du nom de domaine hallmart.com.hk ou DHK-0600013 Skype Hong Kong Limited contre Mikael Arhelger au sujet du nom de domaine skype.hk).

L’extension .COM.HK revêt la particularité de ne pouvoir être détenue que par une société immatriculée au Registre des Sociétés hongkongaises. La procédure d’arbitrage reste cependant ouverte à toute entité, même non enregistrée localement. Le requérant étranger prendra soin de joindre à sa demande en tant que co-requérant ou en tant que représentant expressément désigné sa filiale locale ou, à défaut, un représentant local susceptible de recueillir le nom de domaine à l’issue du litige.

Les noms de domaine en .HK peuvent être enregistrés en caractères latins mais les IDN chinois, traditionnel ou simplifié, sont également acceptés. Le règlement prévoit expressément que seront considérés comme identiques ou similaires les noms de domaine reproduisant les variantes en caractères traditionnels ou simplifiés de marques enregistrées en chinois. Aucun équivalent n’est prévu au règlement pour les translittérations en caractères latins. L’enregistrement de la marque à la fois en caractères latins et en caractères chinois, comme le recommande l’OMPI[ii], pourra s’avérer utile dans le cadre d’un litige relatif à un nom de domaine.

Les décisions concernant les .HK sont peu nombreuses (une cinquantaine depuis 2002) mais, mises à part certaines procédures conduites maladroitement, elles ont majoritairement été rendues en faveur du demandeur, que celui-ci soit asiatique ou non.

Bien accompagnée et conseillée, une entreprise occidentale ne devrait pas hésiter à faire valoir ses droits de propriété intellectuelle sur Internet et à Hong Kong, place forte de l’économie asiatique.

[ii] Voir sur www.wipo.int, Les noms de domaine internationalisés et “Introduction au droit et à la pratique en matière de marques” (publication de l’OMPI n° 653 (F), Genève 1993, 2e éd.), paragraphe 3.1.3.3 (Termes étrangers et translittérations).

Cette décision rendue dans le cadre d’une Procédure Alternative de Règlement des Litiges par décision technique nous permet de nous pencher sur l’importance donnée aux différents éléments pris en compte par l’Expert pour trancher un litige relatif à un nom de domaine en .fr.

Les faits sont les suivants : la société Web Intelligence réserve le 9 décembre 2005 le nom de domaine www.anthropologie.fr sur lequel elle héberge une page de parking Sédo proposant divers liens de nature commerciale.
La société Urban Outfitters possédant les marques française et communautaire « ANTHROPOLOGIE » dépose une demande auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI le 15 décembre 2009 pour se voir transférer le nom de domaine litigieux.

Fort logiquement, la partie défenderesse met en avant, le fait que la marque est composée d’un terme on ne peut plus générique et que, par conséquent, lui conférer un monopole sur ce signe serait contraire au principe de la liberté du commerce et de la concurrence.
De plus, elle conteste l’argument de la notoriété de la marque mis en avant par le requérant. Comment aurait-il pu en être autrement, la société Urban Outfitters arguant d’une telle notoriété du simple fait qu’existe une définition de la marque ANTHROPOLOGIE sur le site Wikipédia où tout un chacun peut rajouter du contenu.

Tout d’abord, l’Arbitre estime que le réservataire du nom de domaine litigieux était de bonne foi lors de l’enregistrement dudit nom de domaine.

Que demander de plus ? À première vue, la réponse la plus évidente serait de rejeter la demande faite par la société Urban Outfitters.
Mais voilà que l’arbitre décide du transfert du nom de domaine à la société demanderesse.

En suivant pas à pas le raisonnement de l’Expert, la solution ne semble plus si incongrue.

S’agissant du caractère générique du terme « anthropologie » , cet argument est écarté du fait que, d’une part, il s’avère être très fortement distinctif pour les produits désignés dans les marques du Requérant, et, d’autre part, parce que le Défendeur n’a pas exploité le nom de domaine dans le sens courant du mot anthropologie.

Il apparaît évident que le nom de domaine aurait été inattaquable s’il avait désigné un site relatif à l’anthropologie, le réservataire aurait prouvé de ce fait un intérêt légitime.

Au lieu de cela, on apprend que la page de parking qu’il héberge propose des liens commerciaux dont une majorité amène à des sites de mode, d’habillement, et même à un site de la marque Urban Outfitters.

Il convient de rappeler ici que, lors de la création d’une page de parking, un choix s’offre à nous : soit on laisse un robot choisir les liens qu’il estime pertinents et en relation avec le nom de domaine, soit on sélectionne nous même les catégories de liens que l’on souhaite voir apparaître sur la page.
En l’espèce, lorsque l’on se penche d’un peu plus près sur la liste des sites qui sont proposés sur la page de parking hébergée par le nom de domaine, certains indices laissent à penser que l’optimisation des liens publicitaires a été faite automatiquement. Plusieurs liens pointent des sites de vente de volets roulants et de stores. Cela s’explique par l’amalgame fait par le robot entre les termes « store » pris dans le sens anglais  et désignant une boutique, et « store » pris dans son sens français et désignant des volets.
Le terme anglais étant souvent associé au mot anthropologie dans les requêtes des internautes, le sens français a également été pris en compte dans le choix automatique des mots clés.

Peu importe finalement que le choix des mots clés ait été effectué automatiquement ou non, l’Expert estimant que « le titulaire d’un nom de domaine qui décide d’héberger un espace publicitaire à des fins lucratives  doit être vigilant quant à son contenu, et prendre soin de ne pas porter préjudice à des tiers en détournant leur clientèle vers des sites de concurrents » .

Le simple usage de nature commerciale (rémunération par un système de pay per click) portant atteinte aux droits du titulaire d’une marque, c’est à dire redirigeant les internautes vers des sites de concurrents, suffit pour faire droit à la demande de transfert du nom de domaine. Il est indifférent que l’atteinte soit volontaire ou non, le réservataire d’un nom de domaine étant soumis à une obligation de vigilance quant à son contenu.

Pour résumer, lorsque l’on met en balance d’une part un enregistrement apparemment de bonne foi d’une marque extrêmement descriptive et non notoire, et d’autre part un usage du nom de domaine risquant de porter préjudice au titulaire de la marque (volontairement ou non), ce simple usage suffit à faire succomber le défendeur.

Cette décision est, somme toute, logique en application de l’article 20(c) du Règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du .fr et du .re par décision technique, selon lequel « l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable » .

La procédure UDRP de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est limitée aux litiges opposant un droit de marque à un nom de domaine postérieur alors que la PARL du .fr et du .re, par décision technique, porte sur les « atteintes aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne » .
Cette décision montre encore une différence entre ces deux procédures, la PARL semblant en effet offrir une protection plus étendue aux droits protégés.
En effet, l’Expert ayant reconnu la bonne foi du défendeur, le nom de domaine n’aurait jamais été transféré dans une procédure UDRP.

Article rédigé par Maxime Platakis, stagiaire au département Multimédia du Cabinet Meyer & Partenaires.

Utilisé par les Russes, Biélorusses, Bulgares, Macédoniens, Ukrainiens et Serbes, l’alphabet cyrillique concerne plus de 250 Millions de personnes.

L’ouverture de cette nouvelle extension s’inscrit d’une part, dans le cadre de la stratégie commerciale des entreprises ayant des intérêts en Fédération de Russie et répond d’autre part à un impératif de lutte contre le cybersquatting ; les cybersquatteurs russes étant de plus en plus présents sur le marché des noms de domaine, alors même qu’il  n’existe aucun mode de règlement alternatif des litiges (types UDRP).

Les étapes de l’ouverture de la zone « .ΡΦ  » :

L’ouverture de cette extension donnera priorité en premier lieu aux titulaires de marques nationales russes ou internationales désignant la Fédération de Russie, sous condition que la ou lesdites marques aient été enregistrées, avant le 25 mars 2009, en caractères cyrilliques. Cette période prioritaire dite « sunrise period » prendra fin le 25 mars 2010.

En cas de conflit entre deux marques, le nom de domaine sera attribué au titulaire de la marque la plus ancienne.

A l’issue de cette période, un système d’enchères, ouvert à tout intéressé, sera mis en place. Une modification d’envergure est à noter : le registre russe va à présent autoriser, à partir du 12 mai 2010, les titulaires de marques enregistrées en caractères latins à être éligibles au « .РФ. », et ce jusqu’au 30 septembre 2010. Ces demandes d’enregistrement porteront dès lors sur la translittération en cyrillique des marques enregistrées en caractères latins. Enfin, dès le début du moi d’octobre, les noms de domaine en « .ΡΦ » seront attribués à tout intéressé, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Réserve : il est à noter que seuls les noms de domaine compris entre 2 et 63 caractères seront acceptés à l’enregistrement.

L’Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ou Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine permettent au titulaire légitime d’une marque d’obtenir le transfert ou la radiation d’un nom de domaine.

Devant le succès de cette procédure, elle a été transposée ou copiée, non sans incitation de la part des autorités internationales et registres nationaux.

Une procédure DRS inspirée des Principes UDRP traditionnels …

De nombreuses extensions géographiques possèdent désormais leur propre procédure dont les règles sont plus ou moins similaires aux Principes UDRP.

Ainsi, pour ses extensions de second rang .co.uk, .org.uk … (le .uk n’est pas commercialisé), le Royaume-Uni a créé la procédure DRS ou Dispute Resolution Service gérée par le service de médiation et d’arbitrage du registre Nominet (www.nominet.org.uk).

Le Royaume-Uni applique la règle traditionnelle du ‘first-come, first-served‘ (premier arrivé, premier servi). Les conflits, bien que peu fréquents selon Nominet, existent. Dans la mesure où les procédures judiciaires sont onéreuses et souvent longues, cette procédure alternative connaît un énorme succès : plus de 510 plaintes déposées entre février et novembre 2009, contre environ 160 procédures pour le .fr, toutes procédures confondues (PARL et PREDEC) en rapport également avec le succès de ces extensions !

Concrètement, celui qui estime qu’un nom de domaine a été enregistré en fraude de ses droits dépose une plainte écrite auprès de Nominet. Celle-ci sera rédigée selon les principes spécifiques de la DRS, la « DRS Policy« , plus larges que les principes UDRP. Le requérant doit simplement prouver, d’une part, qu’il dispose de droits sur le nom et, d’autre part, que l’enregistrement du nom de domaine a été réalisé de manière abusive par le titulaire.

… dont les conditions sont assouplies

Les droits du demandeur doivent être démontrés par tout moyen et il peut s’agir de droits sur une marque mais également de droits sur une dénomination sociale, un nom commercial ou des droits acquis par la voie contractuelle.

L’ « Abusive Registration » signifie, selon la charte, que le nom de domaine doit avoir été enregistré ou acquis d’une manière qui, au moment de l’enregistrement ou de l’acquisition, conférait un avantage indu au titulaire du nom de domaine ou portait injustement préjudice aux droits du requérant. La preuve de cet enregistrement abusif peut être remplacée par la preuve d’un usage aux caractéristiques similaires.

Le requérant doit démontrer que la « balance of probabilities » – l’équilibre des probabilités – penche en sa faveur.

Les principes de la DRS énoncent, comme les Principes UDRP, des exemples d’ « Abusive Registration« . La jurisprudence apporte d’autres exemples tirés des litiges tranchés et des précisions quant à l’interprétation de la charte.

La « 3 Cases Respondent Table »

Par ailleurs, la charte élève expressément au rang de présomption d’enregistrement abusif le fait, pour le défendeur, d’avoir été impliqué dans au moins trois cas de DRS au cours des deux années précédant le dépôt de la plainte.

La preuve de ces faits est d’autant plus facile pour le demandeur que Nominet tient à jour une liste particulière, la « 3 Cases Respondent Table« . Celle-ci répertorie tous les défendeurs remplissant les conditions de l’article 3.c. de la Policy.

Le défendeur dispose d’un droit de réponse qu’il devra exercer dans le délai imparti par les Règles de procédure (15 jours ouvrés). Il peut, par tout moyen, renverser la présomption qui aurait été invoquée par le requérant. En retour, le requérant pourra répondre sur les points nouveaux apportés au débat par le défendeur.

Une première phase originale : la médiation

L’explication communément donnée quant à la raison du succès de la DRS réside dans la particularité de cette procédure : une phase de médiation suivie d’une éventuelle phase d’arbitrage.

Après le dépôt de la plainte et une fois la réponse du défendeur réceptionnée, s’ouvre une phase obligatoire de médiation durant laquelle un médiateur neutre de Nominet tente d’accorder les parties par le biais d’échanges (mail, téléphone) confidentiels avec chacune d’elles. Cette phase est généralement informelle, le médiateur adaptant le temps et le ton à la situation. Cette étape reste strictement confidentielle à l’égard des tiers à la procédure.

Si les parties trouvent un arrangement, qui pourra être de toute nature, la procédure sera clôturée à ce stade et aura eu l’avantage de se conclure par un accord confidentiel entre les deux parties et d’avoir été entièrement gratuite, tant pour le défendeur que pour le demandeur, hormis les frais techniques et les éventuels engagements onéreux consentis.

Décision complète ou sommaire

En cas d’échec de la médiation ou à défaut de réponse du défendeur, la seconde phase consiste à confier la résolution du conflit à un expert. Celui-ci est désigné par Nominet pour rendre soit une décision complète, soit une décision sommaire, à condition pour le demandeur d’acquitter une redevance de 750£ HT dans le premier cas ou 200£ HT dans le second cas. L’option « décision sommaire » ne peut être choisie que lorsque le défendeur n’a pas répondu à la plainte.

Dans une décision complète, l’expert détaillera les points de procédure, les allégations commentées de chacune des parties ainsi que sa décision finale motivée.

Une décision sommaire ne laissera apparaître que la confirmation (ou non) par l’arbitre d’une atteinte aux droits du requérant et d’un enregistrement abusif du nom de domaine.

Contrairement au médiateur, l’expert ne communique pas avec les parties et fonde sa décision sur la plainte, la réponse éventuelle et les annexes qui ont été transmises par les parties. Il n’est pas informé des termes échangés lors de la médiation.

L’expert peut rendre une décision de transfert du nom de domaine au profit du demandeur s’il estime que sa plainte est fondée. Il peut également, mais c’est moins fréquent, suspendre ou radier le nom de domaine. En outre, s’il ressort que la plainte a été déposée abusivement, l’expert a également la possibilité de déclarer que le demandeur a utilisé la procédure DRS de manière abusive (voir par exemple : décision complète No. D00000538 du 23/09/2002 Cardpoint plc v. Riga Industries au sujet du nom de domaine <cardpoint.co.uk> )

Lorsqu’une décision d’expert est rendue, elle peut être contestée en appel devant un panel de trois experts, moyennant une redevance de 3000£ HT. Toutefois, selon Nominet, les appels sont rares.

En définitive, toutes les décisions d’experts sont publiées sur le site de Nominet.

Comparatif UDRP/DRS

La procédure DRS du .uk a en commun avec la procédure UDRP les éléments qui font le succès de cette dernière : simplicité, rapidité et économie.

Pourtant, au delà de ces similitudes, la DRS diffère sur plusieurs points essentiels :

Avec plus de 8 millions de noms de domaine enregistrés fin 2009 et un classement au 3ème rang des ccTLD’s, la procédure DRS a sans doute encore de beaux jours devant elle.

Pour cette deuxième rencontre, M. Nappey commente les nouvelles dispositions proposées par le centre d’arbitrage de l’OMPI. Fort des ces 10 ans d’expérience, l‘OMPI a soumis récemment 2 amendements à la charte UDRP.

Vous pouvez visionner cette vidéo directement sur le site domaine.info.

Pour de plus amples informations sur cette rencontre vous pouvez vous rendre sur le site de l’OMPI.

]]> http://www.voxpi.info/2009/10/12/conference-10-ans-de-principes-udrp-et-ensuite/feed/ 0 http://www.voxpi.info/2009/03/27/nouveaux-points-chauds-du-cybersquatting/ http://www.voxpi.info/2009/03/27/nouveaux-points-chauds-du-cybersquatting/#comments Fri, 27 Mar 2009 16:21:53 +0000 Alexandre Nappey http://www.voxpi.info/?p=1329 Le 16 mars dernier, l’OMPI a publié les statistiques de la procédure UDRP pour l’année 2008 : pour la 6ème année consécutive on observe une augmentation du contentieux (+8%), avec plus de 2300 procédures initiées par les titulaires de marques.
Si l’efficacité des mécanismes alternatifs comme l’UDRP (procédure extrajudiciaire de résolution des conflits de noms de domaine) ne se dément pas, n’oublions pas qu’ils sont limités aux extensions génériques (.com, .net, .org…) et à quelques extensions nationales seulement.

Or, depuis plusieurs années, ce sont les extensions nationales qui ont la faveur des spéculateurs. Les zones les plus sensibles sont celles dont les conditions d’enregistrement sont souples ou viennent d’être libéralisées (ce fut le cas de la France en 2004 et en 2006).

Parmi les pays les plus exposés au cybersquatting actuellement, on retrouve logiquement ceux dans lesquels la progression des enregistrements est la plus forte, au premier rang desquels figurent la Chine, la Russie et l’Inde.

VoxPI vous invite à découvrir une étude exclusive en trois parties sur les nouvelles places fortes du cybersquatting mondial.

Comment gérer un conflit de nom de domaine dans ces pays ? Quels sont les pièges à éviter ? Quelle stratégie pour gagner ?

1er volet : la Chine, nouvel empire du cybersquatting

1 million de noms de domaine enregistrés en décembre 2005, plus de 14 millions aujourd’hui, le « .cn » (et tous ses dérivés « .com.cn », « .net.cn », translittérations et mots clés internet) est la première extension nationale très loin devant le « .de » Allemand.

Ce succès est dû au registre national (CNNIC) qui met en œuvre depuis 2 ans une politique ambitieuse d’incitation à l’origine des dépôts massifs de noms de domaine par les ressortissants chinois et des campagnes de démarchages frauduleux plus connues sous le nom de « slamming » par des revendeurs indélicats.

Or, parmi ces enregistrements, on relève un nombre considérable de noms imitant des marques appartenant à des sociétés occidentales.

Que faire lorsque sa marque a été déposée à titre de nom de domaine dans une extension chinoise ?

• l’avertissement : une démarche aléatoire

S’il est encore possible d’obtenir la rétrocession d’un nom de domaine par l’envoi d’une lettre de mise en demeure, force est de constater que le sentiment d’impunité grandit chez les cybersquatteurs chinois et rend aléatoire l’issue d’une tentative de règlement par la voie de la négociation.

• la négociation : avantages et inconvénients

En revanche, le rachat d’un nom de domaine usurpé peut s’avérer être une solution intéressante tant le pouvoir d’achat des Chinois (salaire moyen inférieur à 300 €/mois) rend encore les prix du second marché « attractifs » (moins de 1000 € en moyenne).

La négociation sera d’autant plus efficace si elle est menée sous couvert d’anonymat.

Il convient néanmoins de rappeler que les formalités administratives de transfert de propriété d’un nom de domaine en « .cn » sont assez lourdes et nécessitent la transmission au registre CNNIC de formulaires originaux signés par le cédant et par le cessionnaire. Ce qui peut rendre périlleux le choix du rachat, ne serait-ce qu’en raison des difficultés de communication entre les parties.

• l’intervention : évaluer et choisir la voie d’action appropriée

Mais bien souvent, le spéculateur reste inflexible aux menaces ou aux offres financières. Parfois aussi, le titulaire de marque souhaite obtenir une décision en Chine pour renforcer ses droits de propriété industrielle dans l’un des pays majeurs de l’économie mondiale.

On peut alors choisir d’assigner devant les juridictions judiciaires, ou préférer la voie extrajudiciaire, la Chine s’étant dotée d’une procédure de résolution des conflits inspirée de l’UDRP : la CNDRP administrée par deux centres d’arbitrage, le CIETAC et le HKIAC.

La voie judiciaire peut s’avérer efficace bien que coûteuse, mais elle réserve également des surprises comme celle vécue par le géant de l’industrie pharmaceutique GlaxoSmithKline fin 2008.

Sur le terrain extrajudiciaire, la prudence est de mise car la CNDRP présente des différences essentielles avec l’UDRP qui vont bien au-delà de la langue de procédure!

Parmi les bonnes nouvelles, le fait que la procédure puisse être engagée sur le fondement d’une dénomination sociale (article 8 de la charte CNDRP), et pas uniquement sur l’existence d’une marque comme c’est le cas pour l’UDRP (article 4a) de la charte UDRP. D’ailleurs, de nombreuses procédures CNDRP reposent exclusivement sur la raison sociale du requérant.

Toutefois, il est fondamental de démontrer un usage commercial réel, voire soutenu de la dénomination sur laquelle on revendique des droits pour espérer prospérer dans son action. Il est même vivement recommandé de bénéficier d’une certaine réputation en Chine pour convaincre un expert désigné dans le cadre d’une CNDRP, alors que la marque invoquée à l’appui d’une UDRP n’a même pas besoin d’être protégée dans le pays où est établi le défendeur!

S’agissant de la mauvaise foi du déposant, la CNDRP requiert l’établissement d’une preuve tangible, et non d’un simple faisceau d’indices : autant considérer qu’il existe une présomption de bonne foi au profit du défendeur.

Conséquence ? La détention passive (« passive holding ») du nom de domaine n’est pas en soi une circonstance de mauvaise foi et l’appréciation des experts sur ce point est particulièrement stricte.

L’offre du nom de domaine par son titulaire sur une plateforme de vente en ligne n’est pas non plus illicite en tant que telle, mais une proposition spécifique faite au titulaire de droit de propriété industrielle en réponse à une lettre de mise en demeure s’analyse comme une circonstance de mauvaise foi.

En revanche, l’activation d’un site de jeu en ligne sera systématiquement considérée comme un usage frauduleux dans la mesure où il s’agit d’une activité prohibée en Chine, de même pour un site à caractère pornographique (bien que les hypothèses soient rares tant les autorités chinoises sont répressives en la matière).

Sur le plan procédural enfin, il convient de rappeler que la CNDRP se prescrit par deux ans à compter de la date d’enregistrement du nom de domaine litigieux (article 2 de la charte CNDRP). Passé ce délai, les titulaires de droits devront agir devant les tribunaux judiciaires.

Enfin, si la CNDRP présentait jusqu’ici un avantage sur le plan économique (frais de procédure de RMB 4000 soit environ 430 € pour un nom en litige avec désignation d’un expert unique, RMB 6000 ou 650 € pour 2 à 5 noms), à compter du 6 avril 2009, le CIETAC doublera le montant de toutes les taxes de procédures.

Les cybersquatteurs bien informés de cette nouvelle grille tarifaire devraient en tenir compte et augmenter leurs offres de vente aux titulaires de droits.

Par conséquent, il est recommandé aux titulaires de droits de propriété industrielle de procéder avec l’aide de leur conseil à une analyse juridique approfondie de chaque situation avant d’envisager la voie d’action la plus appropriée.

La semaine prochaine : La Russie.

La procédure UDRP est le mode alternatif de règlement des litiges de noms de domaine mis en place par l’ICANN en 1999 pour lutter contre le cybersquatting.

La candidature de la CAC a été validée par l’ICANN en janvier 2008, elle devient la quatrième institution d’arbitrage compétente en matière d’UDRP, après le Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI (Genève), le National Arbitration Forum (Minneapolis) et le Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (Beijing, Hong Kong et Seoul).

La Cour Tchèque, qui gère depuis 2005 l’intégralité du contentieux d’arbitrage du « .eu », dans le cadre de la procédure ADR (Alternative Dispute Resolution), a souhaité mettre son savoir-faire dans le domaine du e-filing au service de la procédure UDRP.

Au terme d’une consultation de dix mois auprès des titulaires de droits de propriété intellectuelle et de leurs conseils, la CAC a développé un double système de e-filing inspiré de la procédure ADR :

D’une part, un système de e-filing partiel permettant de déposer la plainte en ligne et d’en joindre un original signé par courrier, l’OMPI propose un système similaire;

D’autre part, un système inédit de e-filing total, y compris pour les annexes à la plainte, dès lors que les utilisateurs ont authentifié les documents transmis par voie électronique, au moyen d’une carte personnelle chiffrée fournie par les services de la Cour.

L’objectif est simple : accélérer le traitement des procédures et réduire les coûts pour les déposants.

Autre innovation : la CAC proposera un système d’action collective («class complaint») permettant à plusieurs titulaires de droits de propriété intellectuelle usurpés d’agir contre un cybersquatteur. Cette initiative est une réponse au problème du « serial cybersquatting » récurrent depuis plusieurs années.

Les pirates n’ont qu’à bien se tenir !

En savoir plus :
Le communiqué de presse publié par la Cour d’Arbitrage Tchèque le 23 décembre 2008.

Après avoir rappelé les principes qui déterminent le champ d’application de la charte UDRP, les experts ont rendu une décision riche d’enseignements notamment sur les conditions d’opposabilité d’une marque et la reconnaissance d’un droit sur une marque d’usage notoire.

Application de la Charte UDRP à une personne morale de droit public ?

A titre liminaire, l’INPI a soulevé l’incompétence de la Commission administrative pour trancher le litige. En effet, l’INPI, invoquant les dispositions du Code Civil et les principes généraux du droit français, estimait comme toute personne morale de droit public ne pas pouvoir « se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d’un arbitre la solution » du litige.

À ce sujet, les experts rappellent que, d’une part, le système de résolution des litiges UDRP ne constitue pas un arbitrage au sens des dispositions françaises invoquées. Quant à l’obligation de participer à cette procédure d’autre part, elle est de nature purement contractuelle. En effet, tout titulaire de nom de domaine générique s’engage, en cas de litige, à se soumettre aux règles de la procédure UDRP par simple acceptation de son contrat d’enregistrement. Par conséquent, les experts concluent que « la Commission (…) ne peut pas se déclarer incompétente sur le fondement d’une règle juridique interne ».

Titularité et opposabilité de la marque e-soleau

La société Idées & Patentes considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <e-soleau.org>, dont l’INPI est titulaire, porte atteinte aux droits qu’elle détient sur la marque « e-soleau », initialement enregistrée au nom de son gérant et cédée à son profit par acte sous seing privé.

Les experts ont au contraire estimé que la société requérante ne pouvait invoquer de droit sur cette marque, l’acte de cession intervenu entre son gérant et elle-même ne respectant pas les dispositions impératives de l’article 714-7 du CPI selon lesquelles « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. ».

En conséquence, la demande de la société a été déclarée irrecevable et la plainte rejetée.

L’examen des arguments des parties aurait pu s’en tenir là. En effet, pour fonder une plainte, les Principes Directeurs UDRP imposent la réunion de trois conditions cumulatives : (1) l’identité ou la similitude au point de créer une confusion du nom de domaine avec une marque, (2) l’absence de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine, et (3) l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine.

La société Idées & Patentes n’ayant aucun droit opposable sur la marque invoquée, la première condition ne pouvait plus être remplie. Les experts ont néanmoins pris le soin d’étudier les conditions (2) et (3) afin d’apporter des précisions intéressantes.

« Enveloppe Soleau » – une marque d’usage ?

S’il est surprenant de constater que l’INPI n’a jamais déposé la dénomination « Enveloppe Soleau » à titre de marque, il invoquait en réponse, pour faire échec aux prétentions de la société requérante, un droit à titre de marque d’usage notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883. Or, en France, à la différence des pays de Common Law, le droit sur une marque s’acquiert presque exclusivement par son enregistrement… à l’INPI.

Les experts ont pourtant retenu cet argument. En effet, au regard de l’ancienneté, la durée de l’usage et de la diffusion massive du service de l’Enveloppe Soleau par l’INPI, ils ont considéré que « le Défendeur dispose à tout le moins d’un intérêt légitime sinon d’une marque notoire sur cette dénomination »

La prudence observée par les experts dans cette formulation s’explique notamment par le fait que la reconnaissance de l’existence d’une marque notoire au sens de l’article 6 bis relève de la compétence exclusive de l’autorité du pays dans lequel le signe est exploité… Or, la Commission administrative n’est manifestement pas celle-là.

Par Miroslav Kurdov, stagiaire au Département Multimédia du cabinet Meyer & Partenaires, Conseils en Propriété Industrielle.

Le 27 février 2008, le registre Péruvien (NIC.PE) a signé un accord avec le Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI pour mettre en place une charte de résolution des conflits de noms de domaine en « .pe », dérivée de l’UDRP.

la PeDRP s’en distingue néanmoins sur un certain nombres de points:

sur le fond, le requérant doit démontrer que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque antérieure enregistrée ou en cours d’enregistrement, désignant le territoire du Pérou. Les exigences de la charte UDRP se limitent à l’existence d’une marque (pas de condition d’antériorité, d’enregistrement ou de territorialité du droit).

L’absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine doit également être prouvée.

Enfin, il appartient au demandeur de démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi. Cette condition est cumulative dans la charte UDRP.

Le Pérou est le 51ème Etat à rejoindre le service de règlement des conflits de noms de domaine proposé par le Centre de Médiation de l’OMPI dans le cadre de son programme sur les « ccTlds » (noms de domaine nationaux) lancé en 2000.

D’autres Etats d’Amérique centrale et du sud y ont déjà adhéré (Mexique, Belize, Guatemala, Equateur, Venezuela, Colombie, Panama).

Plus d’info:

Présentation de la PeDRP sur le site de l’OMPI 

Costa-Rica – Ouverture des enregistrements directement en « .cr » 

Depuis le 3 mars 2008, il est possible d’enregistrer des noms de domaine directement sous la racine du Costa Rica.

Une période de 90 jours mise en place par le registre NIC.CR permet aux titulaires de noms de domaine déjà enregistrés dans les sous-extensions (.co.cr…) de déposer en priorité.

A compter du mois de juin, les enregistrements seront accessibles à tous, étant donné que l’extension costaricaine n’est soumise à aucune restriction règlementaire.

Avis aux titulaires de marques exploitées au Costa Rica: la consolidation de votre portefeuille de noms de domaine est nécessaire pour prévenir le cybersquatting !