"Emailing" ou du caractère usuel d’une marque

La société LUDOPIA INTERACTIVE, spécialisée dans le domaine du marketing sur internet, a déposé la marque française EMAILING le 2 juin 2006. Dans le même temps, elle a également racheté à la société IMPACT NET la marque antérieure EMAILING FRANCE du 24 septembre 2001, puis a déposé la marque semi figurative EMAILING le 30 juillet 2007.

Le dépôt n’a pas manqué de faire réagir les professionnels du secteur, à tel point qu’une pétition a circulé sur internet pour s’opposer à la réservation du terme EMAILING par la société LUDOPIA. L’argument principal avancé par les pétitionnaires était le suivant : en enregistrant EMAILING à titre de marque, LUDOPIA INTERACTIVE empêchait des acteurs du secteur de marketing d’utiliser ce terme pour leurs campagnes publicitaires et commerciales via internet (le monopole d’exploitation constituant en effet une des conséquences de l’enregistrement d’une marque ).

Cette levée de bouclier des professionnels du secteur a amené le SNDC (Syndicat National de la Communication Directe) et 16 autres sociétés à assigner la société LUDOPIA INTERACTIVE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Deux questions se dégagent de cette affaire :

  • d’une part celle de la validité des marques EMAILING pour des services de « gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, publications de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, relations publiques, communications par terminaux d’ordinateurs » et EMAILING FRANCE désignant des « services de communication par terminaux d’ordinateurs et d’agence de communication et de publicité par e-mail ».
  • d’autre part celle du blocage du terme EMAILING par LUDOPIA INTERACTIVE à titre de mot clé dans le système Adwords de Google, empêchant ainsi les autres professionnels du secteur d’utiliser le terme EMAILING pour être référencé sur internet.

Dans un jugement du 24 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a tranché ce litige.

Le SNCD et 16 autres sociétés qui se sont jointes à l’affaire avaient principalement fondé leurs demandes sur :

  • l’absence de distinctivité de la marque EMAILING et le caractère frauduleux de son dépôt,
  • le caractère trompeur de la marque EMAILING FRANCE, et
  • la concurrence déloyale.

S’agissant de la marque EMAILING

Au soutien de sa demande, le SNCD a apporté un certain nombre de pièces et documents démontrant que le terme EMAILING, dès avant le dépôt de la marque du même nom, était « un terme couramment employé dans le langage courant et a fortiori dans le langage professionnel du marketing direct, qu’il est une des désignations nécessaires, génériques et usuelles du service consistant dans l’envoi massif de contenus publicitaires ou commerciaux via la messagerie électronique ».

L’ensemble des documents soumis par le demandeur a emporté la conviction des magistrats lesquels ont donc décidé d’annuler la marque EMAILING sur le fondement de l’article L712-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (disposant que « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire générique ou usuelle du produit ou service »).

Par ailleurs, en reconnaissant le caractère usuel du terme EMAILING pour les services en question, le tribunal assimile le dépôt de la marque EMAILING à la volonté d’opposer aux concurrents une marque de barrage.

Il ne s’agit pas là de la question de la perte du caractère distinctif d’une marque du fait de son exploitation mais bien de l’absence de caractère distinctif au moment du dépôt, mettant ainsi en balance l’analyse de l’Institut National de la Propriété Industrielle lors de l’examen de la demande de marque.

La question du caractère frauduleux de cette marque n’a, quant à elle, pas été tranchée par le Tribunal.

S’agissant de la marque EMAILING FRANCE

Les demandeurs ne s’étaient pas fondés sur les mêmes arguments que pour la précédente marque et faisaient ici valoir le caractère déceptif de la marque, celle-ci laissant croire en l’origine officielle des services proposés.

Sur cette question, le Tribunal a décidé de ne pas donner raison aux demandeurs, et considéré en ce sens que « le seul fait d’accoler le nom France à un nom commun ne suffit pas à caractériser une tromperie ou un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs d’autant, comme le révèle les sociétés défenderesses, que plus de 10 000 marques sont composées du terme France ».

Si la question du caractère usuel de la marque ou de son absence de distinctivité n’a pas été soulevée par les défendeurs, nous pouvons toutefois nous demander dans quelle mesure l’on pourrait considérer que l’ensemble EMAILING FRANCE est enregistrable à titre de marque, tandis que la dénomination EMAILING ne l’est pas.

Et surtout, quel est le champ de protection de la marque EMAILING FRANCE au regard de l’usage désormais libre du terme EMAILING ?

Toutefois, la validité de la marque EMAILING FRANCE n’ayant pas été remise en cause, le Tribunal a condamné la société MESSAGE BUSINESS à verser à LUDOPIA INTERACTIVE la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon par imitation de ladite marque, notamment sur son site internet.

S’agissant de la concurrence déloyale

En février 2008, la société LUDOPIA avait demandé à Google de bloquer le terme EMAILING auprès de son service Adwords, invoquant une baisse de son chiffre d’affaires (ce qui, a priori, ne semble pas avoir été démontré).

Le Tribunal a estimé que cette démarche, combinée au dépôt de la marque de barrage EMAILING, constituait un acte visant à ralentir ou entraver l’activité de ses concurrents, et donc de fausser les règles de la concurrence.

Ainsi le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que la société LUDOPIA INTERACTIVE avait commis des actes de concurrence déloyale.

La société LUDOPIA INTERACTIVE est par ailleurs condamnée à payer au SNCD 15 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Des publications judiciaires du jugement ont également été ordonnées et LUDOPIA INTERACTIVE se voit interdire d’invoquer des droits sur EMAILING pour en bloquer la réservation auprès des régies publicitaires.

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Cette décision ouvre la voie à un usage libre du terme EMAILING par les professionnels du marketing en ligne. Reste toutefois à tenir compte de l’existence de la marque EMAILING FRANCE, laquelle n’a pour l’heure pas été remise en cause.

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