Vox PI

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Liens commerciaux : nouvelle décision peu amène envers Google,

brève à propos du jugement du TGI de Paris du 24 juin 2005
(Agence des Medias Numériques (AMEN) c/ Espace 2001 et Google France).

Un épisode de la lutte juridique mondiale opposant la brasserie tchèque Budejovicky Budvar et la brasserie américaine Anheuser-Busch concernant l’utilisation des marques "BUDWEISER" et "BUD" vient de donner lieu à un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Dans cette affaire, précédemment évoquée sur Vox PI, Anheuser-Busch avait procédé au dépôt d’une demande de marque BUDWEISER au Portugal.

Budejovicky Budvar déposait une réclamation auprès de l’Institut Portugais de la Propriété Industrielle en se prévalant de l’existence d’une appellation d’origine "Budweiser Bier", enregistrée à son nom.
La procédure d’enregistrement de la marque de Anheuser-Busch fut en conséquence suspendue.

La brasserie américaine obtint dans un premier temps l’annulation de cette appellation d’origine et l’enregistrement de sa marque.

Toutefois, la Cour d’appel annulait finalement la marque de la brasserie américaine sur le fondement des dispositions d’un Accord conclu en 1986 entre le Portugal et la Tchécoslovaquie et prévoyant notamment la protection des appellations d’origine enregistrées par  Budejovicky Budvar.

La Cour suprême portugaise confirma cette décision.

Anheuser-Busch introduisit un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans la mesure où, selon la brasserie américaine, l’application dudit accord, postérieur au dépôt de sa marque BUDWEISER au Portugal, constituait une violation des droits de propriété qu’elle détenait sur cette marque, sans qu’aucune cause d’utilité publique ne vienne justifier cette atteinte.

En effet, l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), venu compléter la Convention Européenne des Droits de l’Homme, prévoit expressément que :

"toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".

Avant de déterminer une éventuelle violation du Protocole n° 1, la Cour Européenne des Droits de l’Homme devait préalablement décider si le droit de marque invoqué par Anheuser-Busch constituait un "bien" au sens de ce texte.

Dans son arrêt du 11 octobre 2005, la Cour énonce que :

"s’il est clair qu’une marque commerciale constitue un "bien" au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, tel n’est le cas qu’après l’enregistrement définitif de la demande respective, selon les règles en vigueur dans l’Etat concerné. Avant un tel enregistrement, l’intéressé dispose, certes, d’un espoir d’obtenir un tel "bien" mais non d’une espérance légitime juridiquement protégée".

Selon la Cour, la protection juridique attachée à la demande de marque de Anheuser-Busch et l’intérêt patrimonial qu’elle représente - en l’espèce, la Cour reconnaît que la marque présentait, de par sa notoriété internationale, une valeur économique certaine - ne constituaient pas un "bien" susceptible de bénéficier de la protection prévue à l’article 1 du Protocole n° 1.

Par conséquent, la Cour Européenne des Droits de l’Homme rejette le recours de la Brasserie américaine.

Le territoire Portugais constitue ainsi le dernier marché en date obtenu par Budejovicky Budvar, au détriment de Anheuser-Busch.

Cour Européenne des Droits de l’Homme, 11 octobre 2005
Affaire Anheuser-Busch Inc. / Portugal (Requête n° 73049/01)

Au moins en France, les personnages “The triplets” devront s’effacer devant leurs ainés “Les triplés“. Grâce à l’antériorité des marques dont ils sont l’objet, les personnages de la bande dessinée de Nicole Lambert ont bénéficié d’un avantage décisif contre un autre trio de personnages fictifs, les trois sœurs Helena, Anna et Teresa, alias “the triplets“.

La cour d’appel de Paris a jugé qu’il existait un risque de confusion entre, d’une part, les marques semi-figuratives constituées de l’expression “les triplés” associée au dessin de trois enfants d’environ six ans, et, d’autre part, une marque semi-figurative constituée des termes “the triplets” et “www.thetriplets.com” associés à l’image de trois enfants de même âge.

Ce risque de confusion découle en effet, selon l’arrêt, des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre ces marques, qui portent préjudice aux droits de la demanderesse. Une somme de 15 000 euros lui a été attribuée à titre de dommages et intérêts.

référence : CA Paris 8 avril 2005, N. Lambert c/ sté Cromosoma.

Le caractère distinctif d’une marque doit nécessairement s’apprécier au jour de son dépôt. En cas de litige, la validité d’une marque déposée antérieurement à la loi de 1991 sera analysée à l’aune des dispositions de la loi en vigueur au moment du dépôt.

En l’espèce, la marque CGCA AUTO CHOC a été déposée le 21 avril 1988, soit sous l’empire de la loi de 1964, pour désigner des pièces détachées ou neuves pour automobiles.

Constatant qu’une société faisait usage des termes AUTO CHOC dans sa dénomination sociale, le titulaire de la marque intenta une action en contrefaçon pour usage illicite de celle-ci. Le défendeur, afin de faire annuler ledit enregistrement et faire ainsi échec à cette action, se prévalait de l’absence de caractère distinctif de la marque CGCA AUTO CHOC.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse avait annulé la marque de la société CGCA Auto Choc pour défaut de caractère distinctif sur le fondement de l’article L711-2 du Code de la propriété Intellectuelle aux termes duquel sont notamment dépourvus de caractère distinctif :

“- les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

- les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service”.

Mais selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence :

“Les premiers juges ont à tort fait application des dispositions de l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui n’était pas applicable en l’espèce”.

Pour analyser la validité de la marque CGCA AUTO CHOC, la Cour d’appel se réfère ainsi à l’article 3 de la loi de 1964, en vigueur au moment du dépôt de la marque, qui expose que :

“Ne peuvent être considérées comme marques, celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public, ainsi que celles qui sont composées de termes indiquant la qualité essentielle ou la composition du produit ou du service”.

Or, selon la Cour, au sein de la marque CGCA AUTO CHOC, le terme CHOC associé au terme AUTO ne concerne pas la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service et n’indique pas la qualité essentielle ou la composition du produit, en l’occurrence de pièces détachées ou neuves d’automobile. L’association des termes CHOC et AUTO peut se concevoir en référence aux prix pratiqués par l’entreprise titulaire de cette marque, ou peut encore viser des émotions vives ou frappantes, offrant ainsi tout un panel d’interprétations au consommateur.

Ainsi, la marque ne peut être considérée comme étant constituée exclusivement de la désignation nécessaire ou générique des produits ou services désignés.

La marque étant considérée comme distinctive, et par tant, valable, l’action en contrefaçon intentée par la société CGCA AUTO CHOC est par conséquent recevable.

Références: Cour d’appel d’Aix en Provence, 14 mars 2005, SA CGCA AUTO CHOC / SA AUTO CHOC FORTIN

En février 2003, la Ville de Paris s’est vue assignée par le centre Aquaboulevard à propos de l’appellation “Paris Plage“.

Implantée à Balard, sur un emplacement loué à la Ville, la société Aquaboulevard de Paris exploite depuis 1987 un parc aquatique aménagé sur 7000 m² comprenant piscines, toboggans et autres jeux d’eau (l’installation est visible sur cette photo satellite grâce au site Google Maps).

Chaque été depuis août 2002, la Ville de Paris désigne sous l’appellation “Paris Plage” des animations autours de plages artificielles, installées des Quais du Louvre jusqu’aux Quais des Célestins. On peut d’ailleurs consulter sur le site de la Mairie de Paris le programme de Paris Plage pour 2005.

Pour protéger la désignation de son opération, la Ville a déposé deux marques “Paris Plage” en août 2002 et en août 2003. La première vise notamment des services d’exploitation de plages artificielles et de loisirs (classe 41). La seconde couvre les sacs de plage, parapluies, parasols et serviettes de bain.

Au soutient de son action judiciaire, la société Aquaboulevard de Paris invoquait l’usage antérieur de slogans et dénominations tels que “La plage de Paris“, “Paris Plage“, “La plage“. La demanderesse se prévalait également d’une marque “La plage …” déposée en juin 2002.

Le centre de loisirs de Balard cherchant à faire invalider les marques “Paris Plage“, c’est sur l’Ile de la Cité - dans l’enceinte du Palais - que se sont affrontées les désignations de la plage de la rive gauche et celle des quais de la rive droite.

Aquaboulevard soutenait que le dépôt des marques “Paris Plage” était frauduleux et demandait à titre subsidiaire que soit prononcée la nullité de ces marques en raison de l’antériorité de sa marque “La plage …“. Elle demandait en tout état de cause que la marque “Paris Plage” soit déclarée nulle pour défaut de caractère distinctif en ce qu’elle désigne l’exploitation de plages artificielles et contrefaisante de sa propre marque en ce qu’elle désigne des services de loisirs et de divertissements.

L’ensemble de ces demande a été rejeté par le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement rendu le 6 octobre 2004.

Parmi les divers slogans et appellations invoqués, seule la dénomination “Paris Plage” méritait examen dans la mesure où, en l’espèce, ne pouvaient être revendiqués de droits privatifs sur le terme “plage” seul. L’expression “Paris Plage” a été utilisée par Aquaboulevard pour une campagne publicitaire non datée ayant donné lieu à des commandes d’affichettes en 2001, ce qui, pour les juges, ne permettait pas nécéssairement à la Ville de Paris d’en avoir connaissance. La preuve d’un dépôt frauduleux dans le but de nuire n’a donc pas été apportée.

L’usage de l’expression “Paris Plage” au cours d’une unique campagne publicitaire ne permet pas non plus à Aquaboulevard de se prévaloir de droits privatifs sur une telle dénomination. Et en l’absence de risque de confusion avec la marque “La Plage …“, les marques “Paris Plage” de la Ville de Paris n’y portent pas atteinte.

Quant à la validité intrinsèque de la marque “Paris Plage“, elle n’est pas remise en cause. Le tribunal considère sur ce point que “l’association des noms PARIS et PLAGE présente un caractère insolite et distinctif et ne comporte aucunement la désignation ou la description de l’exploitation d’une plage artificielle“.

Le nuage qui planait au dessus de Paris Plage est donc passé.

Conclure un accord de coexistence permet de prévenir ou de mettre fin à un conflit. C’est une pratique courante à laquelle les titulaires de marques ont recours pour réduire les risques juridiques susceptibles de peser sur celles-ci.

Lorsqu’un litige survient à propos de la portée et de l’exécution d’un tel accord, les tribunaux en ont, comme dans l’affaire relatée, une interprétation stricte. Le plus grand soin doit donc être apporté à la rédaction de ces “pactes de non-agression”.

Suite à un différent né de l’existence de leurs marques Skyrock et Skyzin déposées en 1985 et 1987 d’une part et Skychannel déposée en 1983 d’autre part, les sociétés Vortex (Skyrock) et Sky Television (BskyB) avaient conclu un accord de coexistence.

L’accord, signé en novembre 1988, comprenait notamment des engagements formulés de la façon suivante :

• VORTEX n’utilisera jamais ni ne cherchera à obtenir l’enregistrement d’autres marques contenant le terme “SKY” à l’exception de “SKYROCK” et “SKYZIN”.
• SKY TELEVISION n’utillisera jamais les combinaisons “SKYROCK” ou “SKYZIN” pour quelque raison que ce soit.

En 1993, la marque Skychannel n’a pas été renouvelée par Sky Television.

Par la suite, la société Vortex a déposé un certain nombre de marques comprenant le radical SKY, telles que RAP-N-SKY, SKYROULETTE, SKYMAG, SKY BAROMETRE, SKYBANK, SKYDIRECT, SKYGROOVE, SKYRAGGA, SKY RAI, SKYRAP, SKYREGGAE, SKYRNB, SKY TECHNO, SKYBASE, SKYZ, SKY, SKYTOF, SKYCHAT, SKYBLOG et SKY MOBILE.

Condamnée par un jugement du 16 janvier 2004, la radio soutenait schématiquement dans son appel que la marque Skychannel étant abandonnée, l’accord de coexistence se trouvait dépourvu de cause et devait donc être considéré comme caduc.

La Cour a confirmé le jugement rendu en première instance quant à la portée de l’accord : son objet n’est pas cantonné au reglement de la procédure engagée le 2 juin 1988 en liaison avec la marque Skychannel, mais il concerne plus généralement la protection du signe SKY. Ainsi, selon les juges l’accord n’a pas cessé de lier les parties à l’expiration de la marque Skychannel et les marques litigieuses ont donc été déposées en violation des engagements qu’il contient.

Est également rejeté l’argument de la société Vortex selon lequel cet accord serait contraire au droit de la concurrence :

“l’accord du 3 novembre 1988 ne saurait caractériser une volonté de fausser ou restreindre la concurrence, dès lors que celui-ci (…) a exclusivement pour objet d’organiser, entre les parties, l’utilisation du signe SKY dans les marques concernant les services et produits de la radio et de la télévision à l’exclusion de toute idée d’établir les conditions d’un partage des marchés relatifs à ces services et à ces produits“.

Les marques contenant le terme SKY et déposées par la société Vortex postérieurement à la conclusion de l’accord de coexistence sont donc annulées.

La Cour confirme l’interdiction faite à la société Vortex de faire usage du terme SKY seul ou en combinaison avec d’autres termes, à l’exception de SKYROCK et de SKYZIN.

Le préjudice résultant de la violation des obligations contractuelles de la société Vortex est réparé par l’allocation d’une somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Vortex est également condamnée à verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 50 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Vortex a annoncé son intention de se pourvoir en cassation.

Télécharger l’arrêt :

CA Paris, 1er juin 2005, Vortex / British Sky Broadcasting ;
(fichier Acrobat 2,4 Mo)

Il est contraire à l’intérêt général et à l’esprit même du droit des marques de tenter de monopoliser des signes (termes, formes, sons, odeurs…) génériques, nécessaires, usuels ou descriptifs des produits ou services qu’ils désignent (ou de leurs caractéristiques, surtout si elles sont essentielles). De tels signes doivent rester à la disposition de tous et librement utilisables par quiconque.

Pourtant, dans une décision récente, la 4ème Chambre de recours de l’OHMI a estimé qu’un risque de confusion existait entre deux marques en raison de la seule reprise dans la marque demandée de l’expression “OMEGA 3″ (pourtant fréquemment employée dans le domaine alimentaire pour désigner les désormais fameux “acides gras polyinsaturés”, et que l’on aurait pu considérée générique, usuelle, ou descriptive). Ainsi, la demande d’enregistrement de marque communautaire figurative OMEGA 3 + graphismes d’arc-en-ciel et de coeur No. 824573 a été rejetée en raison de l’existence de la marque espagnole antérieure nominale PULEVA-OMEGA 3 No. 2140889. Le titulaire de la marque PULEVA-OMEGA 3 dispose-t-il dès lors d’un monopole sur l’expression “OMEGA 3″ pour désigner des produits en classe 29 ?
En l’état, la Chambre de recours s’est contentée d’estimer que, dans l’esprit du consommateur espagnol moyen, “OMEGA 3″ n’était pas évocateur desdits acides gras (aux vertus préventives des maladies cardiovasculaires), mais seulement de la lettre grecque Omega. Cette évocation commune des deux signes en conflit, ainsi que la similarité des produits alimentaires revendiqués en classe 29 par les deux marques, suffisaient à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur espagnol moyen (cette décision fait l’objet d’un recours devant le TPICE).

L’Opposant n’espérait certainement pas un champ de protection aussi étendu de sa marque, puisqu’il avait bien pris soin de déposer à titre de marque la combinaison de l’expression “OMEGA 3″ et de sa dénomination sociale “PULEVA”, probablement conscient de la faible (voire de l’absence de) distinctivité de la seule expression “OMEGA 3″ pour désigner des produits en classe 29 (le Déposant avait quant à lui pris soin de déposer sa marque sous une forme figurative, conscient de ladite lacune en matière de distinctivité).

La même précaution fût également prise par l’Opposant lors du dépôt de sa marque communautaire PULEVA-OMEGA 3 No. 1195981 du 4 juin 1999. L’OHMI ne semble pas avoir émis d’objection à l’acceptation de cette demande désignant pourtant notamment des produits alimentaires en classes 29, 32 et 33. Mais, cette seconde marque fait elle-même l’objet d’une procédure d’opposition. La société PULEVA disposera-t-elle (en cas d’échec de l’opposition) d’un monopole communautaire sur l’expression “OMEGA 3″ pour désigner les produits alimentaires visés ? Affaire à suivre…

Le terme MunichFinancialServices ne constitue pas une marque communautaire valable pour désigner des « services financiers » (classe 36).

C’est ce qu’a confirmé le Tribunal de Première Instance des Comunautés Européennes.

Dans une décision récente, la juridiction européenne a rappelé qu’aux termes de l’article 7-1-c du Règlement relatif aux marques communautaires, sont refusées à l’enregistrement :

« les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

Ces dispositions sont applicables « même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

Pour les juges, même dans les pays non anglophones, le consommateur moyen « n’aura aucune difficulté à percevoir l’élément constitutif « FinancialServices » de la marque demandée comme une parfaite description en anglais des services financiers visés dans la demande de marque ».

L’adjonction d’un terme géographique n’apporte aucun élement arbitraire pour sauver la marque, dans la mesure où "la ville de Munich est largement connue en tant que centre financier important et est considérée comme tel par le public concerné".

Point de salut non plus par la concaténation : "l’éventuel effet d’une juxtaposition sans espaces est complètement neutralisé par le fait que les trois mots constituant le signe verbal litigieux commencent par une majuscule".

Il est donc confirmé que "le signe verbal MunichFinancialServices est descriptif des services financiers".

Référence : Arrêt du Tribunal de Première Instance, 7 juin 2005.

CITYSTADE n’est pas l’imitation de la marque LA CITY.

Selon la Cour d’Appel de Paris, ces deux signes se distinguent notamment sur le plan intellectuel dans la mesure où l’association des termes city et stade confère à la marque CITYSTADE une évocation sportive absente de la marque LA CITY, qui évoque quant à elle la ville de Londres.

En conséquence, la Cour a annulé la décision du Directeur de l’INPI qui avait fait droit à l’opposition engagée par le titulaire de la marque LA CITY à l’encontre de l’enregistrement de la marque CITYSTADE.

Référence : CA Paris, 25 mars 2005, SAS Agoraspace / Directeur de l’INPI.